Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 5 Julio 2023 (Wajos / EUIPO), comentada por IpKat. Rechaza una Marca UE tridimensional, con una forma de botella. Porque dicha forma era “técnicamente necesaria”, aunque el Tribunal reconoce que la forma era “distintiva”. Esta Sentencia parece contradecirse con una reciente Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, sobre la forma de la botella de sidra, como marca registrable.
WAJOS GmbH registró la siguiente Marca UE tridimensional, para alimentos y bebidas:
La EUIPO rechazó la marca porque carecía de carácter distintivo. WAJOS recurrió ante el Tribunal General.
El Tribunal General anuló la decisión de la EUIPO. Consideró que la forma era distintiva: la impresión general era significativamente diferente de las habituales en el sector en cuestión.
En consecuencia, la EUIPO reabrió el procedimiento. De nuevo, rechazó la marca, porque consistía en una forma, que era necesaria para obtener un resultado técnico.
WAJOS recurrió de nuevo ante el Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General desestimó el Recurso de WAJOS, en Sentencia de 5 Julio 2023.
¿LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES TIENEN UNA «FUNCIÓN TÉCNICA»?
La Sentencia parte de la base de que cualquier forma de un producto es siempre técnicamente “funcional”: tiene una función. Por tanto, sería inapropiado impedir el registro de dicha forma como marca UE, simplemente porque ésta tiene características que permiten su uso. Argumenta que el Reglamento de Marcas de la UE sólo prohíbe el registro de una marca, si esa forma del producto sólo se debe a que incorpora una solución técnica.
Se debe pues: (1) Identificar las características esenciales de la marca tridimensional; y (2) Decidir si tienen una función técnica. Si ese es el caso, dicha forma no se puede registrar como marca UE. Porque impediría el uso de esta solución técnica por otras empresas.
PREVALENCIA DE LA «FUNCIÓN TÉCNICA», SOBRE LA ESTÉTICA DE LA FORMA
El Tribunal añade que la existencia de algún elemento distintivo (sin función técnica) de menor importancia no impide la aplicación de la norma, si todos los demás elementos esenciales cumplen una función técnica. Debe ser un elemento importante, decorativo o creativo, que no sea funcional.
El Tribunal General concluye que las características esenciales de la marca UE solicitada por WAJOS tienen funciones técnicas, aún cuando tengan un atractivo estético o sean inusuales. Por tanto, la forma de la botella de WAJOS no se puede registrar como Marca UE.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 Mayo 2023 (Emmentaler Switzerland / EUIPO). La palabra “EMMENTALER” no puede ser marca UE, ni marca colectiva, porque designa un tipo de queso, y, por tanto, no tiene carácter distintivo, en parte de la Unión Europea.
EMMENTALER SWITZERLAND – CONSORTIUM EMMENTALER AOP solicitó ante la EUIPO el registro de la palabra “EMMENTALER”, en Clase 29, como marca comunitaria y como marca colectiva. La EUIPO rechazó la solicitud, porque el signo era descriptivo de un tipo de queso y no indicaba su origen geográfico.
EMMENTALER SWITZERLAND recurrió ante el Tribunal General.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón a la EUIPO y rechazado el registro de la marca “EMMENTALER”.
1.- “EMMENTALER” ES DESCRIPTIVO: NO PUEDE SER MARCA UE, YA QUE NO ES DISTINTIVO
El Tribunal General afirma, en su decisión, que el público pertinente alemán entiende que el signo «EMMENTALER» designa un tipo de queso. De ahí que sea descriptivo, al menos en parte, de la UE: Alemania.
La Sentencia recuerda, entre otras razones, la producción y venta masiva de “EMMENTALER” en Alemania sin referencia al origen del producto, y la Sentencia TJUE 5 Diciembre 2000, que reconoce que el queso emmental se fabrica y comercializa legalmente en varios Estados miembros de la UE.
En consecuencia, El Tribunal confirma la decisión de la EUIPO de que el signo es descriptivo, no distintivo y no puede ser registrado como marca UE.
2.- «EMMENTALER» NO PUEDE SER MARCA COLECTIVA
El Tribunal General ratifica, así mismo, la negativa de la EUIPO a registrar “Emmentaler” como marca colectiva también.
La Sentencia afirma que solo los signos que identifican el origen geográfico de los productos pueden registrarse como marca colectiva. “Emmentaler” no es una referencia a un origen geográfico concreto; por tanto, el Tribunal concluye que tampoco puede registrarse como marca colectiva.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 Abril 2023 (Activa Grillküche / EUIPO & Targa), sobre la divulgación de un diseño, anterior a su registro.
El Reglamento de Diseño Comunitario sólo permite el registro de un diseño, que sea novedoso y tenga carácter singular. Dice que un diseño no es novedoso, si antes de su presentación para ser registrado, se ha “divulgado” un diseño igual. Sin embargo, establece un “período de gracia”, para el que solicita el registro. Considera que no hay “divulgación” previa, si el diseño se ha puesto a disposición del público:
Por el diseñador o su derechohabiente; y
Durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
¿Qué sucede si el diseñador es distinto del que divulga el diseño y del solicitante del registro?
REGISTRO Y USO DEL MODELO DE UTILIDAD. REGISTRO DEL DISEÑO
En 2015, Guangzhou HUNGKAY registró un modelo de utilidad, en China, para una parrilla con la siguiente imagen:
HUGKAY había cedido a TARGA sus derechos sobre el modelo de utilidad para la UE, con efectos retroactivos: a partir del 7 de octubre de 2014.
En 2016, TARGA solicitó el siguiente diseño comunitario, idéntico a los dibujos del modelo de utilidad chino:
SOLICITUD DE NULIDAD
Activa Grillküche solicitó la nulidad del Modelo de Utilidad, alegando que el diseño comunitario registrado por Targa no tenía novedad y carácter singular, por la previa divulgación del modelo de utilidad chino.
La EUIPO rechazó la solicitud de nulidad. ACTIVA recurrió ante el Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General ha estado de acuerdo con la EUIPO.
Hubo divulgación, durante el período de gracia de 12 meses
La Sentencia considera que el uso por HUNGKAY del modelo de utilidad chino cubría el “período de gracia”, era indiscutible que había habido «divulgación», durante el período de 12 meses anterior a la fecha de solicitud del diseño comunitario.
Dice que el Reglamento del Diseño Comunitario permite al creador (o su derechohabiente) comercializar un modelo, durante 12 meses, antes de solicitar su registro como Diseño UE. Así el creador (o su derechohabiente) puede comprobar, durante ese período, que el diseño es un éxito antes de su registro, sin que esa “divulgación” se utilice, para oponerse a su registro.
La pregunta es si TARGA podría ampararse en dicha divulgación hecha por HUNGKAY y alegarla en su favor, para estar protegido por el período de gracia de 12 meses establecido por el Reglamento.
Válida “divulgación” del diseño por un tercero, en base a un contrato
El Tribunal General respondió afirmativamente a esta cuestión.
La Sentencia se refiere al principio de libertad contractual en el Derecho de la UE. Las partes eran libres de transferir los derechos sobre el modelo de utilidad, también con efecto retroactivo, mientras no fuera contrario al Derecho de la Unión Europea ni se hubiera hecho en fraude de derechos de terceros.
Teniendo en cuenta los acuerdos, considera indiscutible que el contrato sólo pretendía proteger los intereses del diseñador y sus sucesores.
La válida “divulgación” en el período de gracia permite registrar el diseño
Según el Tribunal, la validez de los acuerdos entre HUNGKAY y TARGA estaba fuera de duda. HUNGKAY, la parte que registró el modelo de utilidad en China, podía ceder sus derechos a la parte que “divulgaba” el modelo, TARGA. En consecuencia, esa “divulgación” era válida y TARGA se podía amparar en la misma, para ampararse en el “período de gracia” establecido por el Reglamento del Diseño, y solicitar el registro del Diseño Comunitario.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la UE de 24 Mayo 2023 (Bimbo / EUIPO & Bottari). La Marca «BIMBO», para pan, no es tan renombrada en España, como para confundirse con una marca «BIMBO» para bicicletas, nos comenta IpKat.
BOTTARI EUROPE solicitó la siguiente Marca UE, para bicicletas y bienes y servicios relacionados:
La española BIMBO SA se opuso al registro de la marca, basándose en su marca española ”BIMBO», en clases 5, 29 y 30, incluido «pan». BIMBO alegó que su marca era renombrada.
El Reglamento de la Marca UE establece que una marca renombrada puede oponerse al registro de una marca semejante, aunque cubra bienes o servicios que no sean similares. Sin embargo, muchas marcas renombradas pueden ser muy conocidas, para los usuarios de ciertos productos, y desconocidas para los consumidores de otros productos, cubiertos por la nueva marca.
En base a esta no confusión, la EUIPO rechazó la oposición de BIMBO y registró la marca «BIMBO BIKE» de BOTTARI.
BIMBO recurrió la decisión de la EUIPO ante el Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General desestimó el Recurso de BIMBO.
SIMILITUD DE LAS MARCAS. IMPORTANCIA DE LA NOTORIEDAD
La Sentencia está de acuerdo en que los signos tienen un alto grado de similitud visual y fonética y que la marca BIMBO tiene una reputación muy fuerte para pan en España.
El Tribunal parte de la base de que una marca puede tener una reputación tan alta, que la existencia de otra marca similar, para otro tipo de productos, puede suponer un riesgo de confusión, con dicha marca tan famosa. Sin embargo, esa reputación sólo es tan fuerte, si la marca es muy distintiva y reconocida por el público en general, más allá del público de los productos protegidos por la marca.
LA NOTORIEDAD NO SE EXTIENDE A OTROS PRODUCTOS
En este caso, el Tribunal ha considerado que la Marca de BIMBO no tiene esa extraordinaria reputación; sólo es renombrada, en España, para pan o productos alimenticios.
El Tribunal General concluye que el público relevante no establecerá un vínculo entre ambas marcas. Las bicicletas y productos y servicios relacionados, cubiertos por la Marca «BIMBO BIKE» de BOTTARI, están demasiado lejos del pan y productos relacionados, para que haya confusión.
¿MISMOS CANALES DE VENTA?
La Sentencia rechaza el argumento de que podría haber confusión, porque los productos amparados por ambos signos están a la venta en supermercados. Considera que son productos que se ofrecen en departamentos muy diferentes del mismo supermercado; y la sección de panadería está muy alejada de los departamentos de deporte o bricolaje. Además, el pan es un producto de consumo cotidiano, mientras que las bicicletas y productos relacionados no lo son.
En consecuencia, el Tribunal General desestima el recurso de BIMBO y confirma el registro de la Marca “BIMBO BIKE” por parte de BOTTARI.
Maurizio Cattelan es un muy conocido artista “conceptual”. Su obra “Comediante” / “Comedian” consistente en un plátano pegado a un marco mediante cinta adhesiva gris es una de sus creaciones más famosas. Discutíamos si “Comedian” es una obra de arte o no, en un curso reciente de Propiedad Intelectual en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Me acordé de nuestras discusiones leyendo en IpKat sobre el reciente litigio en los EE. UU. en torno a la escultura de plátano Comedian.
Cattelan realizó su obra Comedian en 2019. Recientemente, otro artista, Joe Modford, presentó una Demanda contra Cattelan, argumentando que Comedian era una reproducción no autorizada de su obra de 2001, titulada Plátano y Naranja / Banana and Orange:
«Banana and Orange» de Joe Modford
En Sentencia de 9 Junio 2023, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Sur de Florida ha declarado que Cattelan no había infringido los derechos de autor de Morford.
¿VOLUNTAD DE REPRODUCIR? ¿CONOCÍA CATTELAN «BANANA AND ORANGE» DE MODFORD?
Por otro lado, la Sentencia estudia cómo se le ocurrió a Cattelan la idea de Comedian y si había tenido acceso a la obra de Modford. Concluye que éste no había probado que Cattelan hubiera accedido a la obra: la posibilidad de acceder a la obra no implica necesariamente que se haya producido el acceso.
¿OBRAS SIMILARES? ¿HUBO REPRODUCCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL AJENA?
Izquierda: «Banana» de Modford. Derecha: «Commedian» de Cattelan
Por un lado, el Tribunal estudia si la creación de Modford era protegible, frente a la obra de Cattelan. Estudia las similitudes entre ambas obras y explica que la parte similar (un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva) no podía estar protegida por Derecho de Autor, en sí misma. Por lo tanto, su reproducción no podía infringir Propiedad Intelectual alguna.
Por último, comparando ambas obras, la Sentencia considera que la obra de Cattelan no reproducía ninguno de los (pocos) elementos protegibles de Plátano y Naranja enumerados por el Tribunal:
Su fondo gris
Su borde
Su posición: un plátano situado en la parte inferior, debajo de una naranja
Su ángulo de menos de 45º y el palo del plátano hacia arriba y hacia la izquierda.
En consecuencia, el Tribunal concluye que Comedian de Maurizio Cattelan no infringe los Derechos de Autor de la escultura de Morford.
Interesante Sentencia TEDH 14 Febrero 2023 (Halet / Luxemburgo), comentada en Expansión Jurídico, Resuelve un conflicto entre secretos empresariales y derecho a la libertad de expresión del llamado «whistleblower» o «informante».
Un empleado de PricewaterhouseCoopers PWC en Luxemburgo, filtró a los medios de comunicación documentos que explicaban la estrategia de ahorro fiscal de dichos asesores. El empleado fue denunciado, por revelar secretos empresariales y condenado. Éste acabó llevando su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH.
El empleado fue condenado en los tribunales de Luxemburgo a indemnizar a PWC, por revelar secretos empresariales. Dicha condena fue ratificada por Sentencia del TEDH (Sala), que dio primacía al secreto empresarial de la empresa, frente a la Libertad de Información.
Sin embargo, la Sentencia TEDH (Gran Sala) 14 Febrero 2023 (Halet c. Luxemburgo) ha revocado la anterior decisión del TEDH. Establece que la conducta del empleado está amparada por el derecho a la libre información, ante el que cede el derecho al secreto empresarial, porque la información era relevante para el interés público.
Hasta ahora, la Jurisprudencia del TEDH tenía establecidos dos casos en que la libertad de expresión del informante prevalece frente al secreto profesional: cuando la información es sobre hechos ilícitos; o “reprochables”, aunque no fueran delitos.
A partir de esta Sentencia, la libertad del informante va más allá: podrá informar de hechos que puedan ser relevantes para el interés público, aunque merme el derecho al secreto empresarial, legalmente reconocido en España y en la Unión Europea.
Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 20 Abril 2022 (Grupo Ilusión de Ortodoncistas / Laboratorio Lucas Nicolás). ¿Se puede usar el nombre de otra empresa como palabra clave?
USO DE NOMBRE DE OTRA EMPRESA COMO PALABRA CLAVE EN GOOGLE
GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS es propietario de una red de clínicas dentales y titular de la marca «Clínicas Ortodoncis», en Clase 44 (dentista). Descubrió que, al teclear en Google su Marca “CLÍNICAS ORTODONCIS”, aparecían anuncios de “Vital Dent”, una red de clínicas dentales, propiedad de LABORATORIOS LUCAS NICOLAS.
LABORATORIOS LUCAS NICOLAS, titular de la web de VitalDent, había contratado con Google como palabra clave la marca «Clínicas Ortodoncis”. Al clickar, se entraba en páginas en que se leía «Vitaldent» y un eslogan publicitario con una fotografía, o se ofrecían los servicios dentales de Vital-Dent.
GRUPO ILUSIÓN ORTODONCISTAS demandó a LABORATORIOS LUCAS NICOLAS, por infracción de su marca «Clínicas Ortodoncis» y por competencia desleal.
¿INFRACCIÓN DE LA MARCA USADA?
El Juzgado Mercantil condenó a LABORATORIOS LUCAS NICOLAS, por infracción de marca. Ésta apeló y la Audiencia Provincial ratificó la Sentencia de Instancia.
La Sentencia de Apelación consideró que LABORATORIOS LUCAS infringía la marca “Ortodoncis” de GRUPO ILUSIÓN, al usar como palabra clave en «adwords» la Marca “Ortodoncis” de ésta. Provoca que el internauta crea que hay vinculación entre ambas empresas, y puede atraer a las clínicas Vitaldent al usuario interesado por las clínicas Ortodoncis.
La demandada LABORATORIOS LUCAS NICOLAS interpuso Recurso de Casación.
El Recurso argumentó que la Sentencia recurrida vulneraba las STS 26 Febrero 2016 y 15 Febrero 2017 y la STJUE 22 Septiembre 2011. Todas admitirían el uso de marcas ajenas en las “palabras clave” de búsquedas Google Adwords: no se usaría la marca, sino sólo una denominación, y prohibir su uso sería contrario a la libre competencia.
Según el Recurso, el TJUE admite el uso del nombre de una marca ajena, como palabra clave para ofrecer servicios en Google Adwords, si no se usa la marca en sí misma. Así pues, la publicidad de “Vitaldent”, no vulneraba la Ley de Marcas, por usar la palabra “Ortodoncis”.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo rechaza los argumentos del Recurso de Casación.
“PALABRAS CLAVE” PUBLICITARIAS Y USO DE MARCA AJENA
La Sentencia hace un análisis del funcionamiento de los diferentes tipos de “palabras clave” en los motores de búsqueda, como Google:
El motor de búsqueda facilita que los internautas accedan a la búsqueda, introduciendo una palabra clave. El usuario obtiene unos resultados “naturales», seleccionados por el motor de búsqueda, en base a la relación de cierta palabra con la palabra clave.
Al tiempo, el motor de búsqueda tiene un sistema de publicidad de pago: las “adwords” de Google. Al introducir el usuario una palabra clave, muestra anuncios publicitarios, junto con los “resultados naturales”.
Estos anuncios consisten en un mensaje comercial y un enlace a la web del anunciante (advertising link).
El motor de búsqueda ofrece palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada.
El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA SÓLO PERMITE EL USO NO CONFUSORIO
La Sentencia recuerda que la STJUE 23 Marzo 2010 (Google France) dice que el Art. 5.1 (a) Directiva 89/104 y el Art. 9.1 (a) Reglamento 40/94 permiten que el titular de una marca prohiba el uso de su marca, en un servicio de referenciación en Internet, para hacer publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, si dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada a éste o si proceden de un tercero.
Añade que la STJUE 22 Septiembre 2011 (Interflora) concreta la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios marcados. Dice que el Art. 5 Ap. 1 (a), de la Directiva 89/104 y el Art. 9.1 (a) permiten que el titular de una marca prohíba que un competidor haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca, seleccionada en un servicio de referenciación en Internet sin consentimiento del titular, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca.
Este uso menoscaba la indicación del origen de la marca, si la publicidad mostrada por la palabra clave no permite -o permite difícilmente- que el consumidor normalmente informado y razonablemente atento determine si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o una empresa vinculada o de un tercero.
Un servicio de referenciación menoscaba la función publicitaria de la marca, si es un obstáculo esencial para que el titular de la marca la emplee para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
USO CONFUSORIO DE LAS PALABRAS EN ADWORDS DE GOOGLE
Palabras idénticas
Según el Tribunal Supremo, la demandada LABORATORIOS LUCAS NICOLÁS, que usa en sus clínicas dentales el signo distintivo “Vitaldent”, contrató el servicio adwords de Google, para usar la denominación “Clínicas Ortodoncis”, que es la marca que la demandante GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS usa para sus servicios de dentista.
El anuncio de Vitaldent afloraba, por el uso en el adword de la Marca “Clínicas Ortodoncis” de la demandante.
Servicios idénticos
Dice la Sentencia que los servicios ofertados por la demandada LABORATORIOS LUCAS NICOLÁS, en la web de Vitaldent, son idénticos a los de la demandante GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS, con su Marca “Clínicas Ortodoncis”.
Ese uso de la marca, para servicios idénticos, menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados.
Confusión sobre el origen empresarial de los servicios
Como en las STJUEs Google France e Interflora, la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios del anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada.
Por tanto, según el Tribunal Supremo, el uso de la Marca “Clinicas Ortodoncis” de GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS, por parte de LABORATORIOS LUCAS NICOLÁS, para hacer publicidad inducida de los servicios que comercializa bajo la Marca “Vitaldent” es un uso ilícito de la Marca “Clínicas Ortodoncis”.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 Marzo 2023 (Homy Casa / EUIPO & Albatros International), comentada por Ipkat. ¿La publicidad en Amazon prueba la existencia de un diseño en el mercado, antes de que un tercero lo registre como Diseño Comunitario?
Un diseño solo puede ser protegido como Diseño Comunitario Registrado DCR, si es nuevo y tiene carácter singular, en comparación con los diseños divulgados antes de la solicitud de su registro. Así lo establece el Reglamento de Diseño de Comunitario de 12 Diciembre 2001. Según el Reglamento, un diseño anterior se ha divulgado, si ha sido publicado, exhibido, utilizado en el comercio … En ese caso, el diseño «divulgado» sería prioritario y no se podría registrar un diseño similar, por falta de novedad y carácter singular.
Una forma frecuente de divulgar un diseño, hoy en día, es su publicación online o su uso en internet, de otras formas; por ejemplo, en una tienda on line. ¿Cómo probar a partir de qué fecha se ha usado el diseño, en Internet por primera vez, a efectos de establecer la prioridad? La Sentencia que hoy examinamos analiza si la prueba de uso en Amazon es fiable, teniendo en cuenta que ésta se puede manipular.
HOMY CASA registró el siguiente Diseño Comunitario ante la EUIPO:
ALBATROS INTERNATIONAL solicitó ante la EUIPO la nulidad de dicho Diseño Comunitario. Alegó la falta de novedad y carácter singular del Diseño Registrado, en comparación con un diseño que estaba en el mercado antes, y que es el siguiente:
La EUIPO declaró la nulidad del Diseño Registrado, porque carecía de carácter singular, en comparación con el diseño anterior, que se había anunciado en Amazon, según la documentación aportada por ALBATROS INTERNATIONAL.
La decisión fue apelada por HOMY CASA.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal ha dado la razón a la EUIPO.
¿DIVULGACIÓN PREVIA?
La Sentencia recuerda que el Reglamento del Diseño Comunitario establece que un diseño ha sido divulgado al público, si ha sido publicado o exhibido, utilizado en el comercio o vendido, antes de la solicitud de registro del segundo diseño, a menos que estos hechos no pudieran razonablemente haber sido conocidos en los medios especializados del sector.
Según la Jurisprudencia, la parte que sostiene que ha habido divulgación previa debe demostrarlo. Es libre de elegir la prueba que estime útil, para demostrar dicha divulgación; pero debe basarse en elementos concretos.
¿Prueba del uso previo del Diseño? Publicidad en Amazon
Según la Sentencia, ALBATROS INTERNATIONAL presentó ante la EUIPO dos ofertas de venta del producto con el diseño anterior en «amazon.de», ambas anteriores al registro del segundo diseño. La EUIPO concluyó que estas pruebas dejaban claro que el diseño previo había sido divulgado, con anterioridad al registro del diseño de HOMY CASA ante la EUIPO.
El Tribunal General considera que no hay límites en cuanto a dónde debe ser esa divulgación del diseño anterior, para que pueda considerarse que ha sido divulgado entre el público. Y AMAZON es un “sitio” habitual, para divulgar productos, como los del diseño previo.
AMAZON ES FIABLE, PARA PROBAR LA FECHA DE USO PREVIO DEL DISEÑO
La Sentencia responde a la alegación de HOMY CASA de que el contenido del “sitio” de Amazon pudo ser modificado y es difícil comprobarlo. Considera que no es así, en las ofertas de venta por Amazon: ésta atribuye un número ASIN a cada artículo listado por primera vez en su catálogo; y está prohibido crear un nuevo número ASIN para este producto. Por tanto, la prueba de la primera aparición de un producto en Amazon es fiable.
El Tribunal dice que ALBATROS INTERNATIONAL había presentado capturas de pantalla de “amazon.de” con ofertas de venta del producto. Tenían el mismo número ASIN y mencionaban la fecha de disponibilidad del producto. En consecuencia, contenían información precisa y fiable sobre la fecha originaria de disponibilidad del producto.
En cambio, HOMY CASA no aportó ningún elemento serio y concreto, que pudiera generar dudas sobre la credibilidad de estas capturas. No basta con alegar que ha habido una manipulación del número ASIN del producto en Amazon: hay que probarla.
Hay uso previo en EN AMAZON. Su registro por un tercero, como Diseño, es nulo
Así pues, la publicación de ofertas del producto con el diseño anterior son prueba de que este producto ha sido publicado, exhibido, utilizado en el comercio o divulgado de otra manera, antes de que HOMY CASA solicitara el registro de su diseño. Por tanto, el diseño registrado carece de novedad y debe ser rechazado.
Dos sentencia recientes me han hecho pensar en la fuerza que tienen las Denominaciones de Origen (Indicaciones Geográficas en general), en Europa; y la poca fuerza que tienen en los países anglosajones, en especial EE.UU. y Reino Unido.
La primera Sentencia es del Tribunal de Apelación de París de fecha 18 Noviembre 2022 y se dictó en favor de una Denominación de Origen protegida. Estudia la “confusión” entre el queso D. O. “Morbier” y otro queso, llamado “Montboissié”, que tiene una raya negra en el centro, similar a la del “Morbier”.
¿UN QUESO CON UNA LÍNEA NEGRA PUEDE CONFUNDIRSE CON EL QUESO «MORBIER»?
¿El uso de una raya negra, en el centro de un queso, es una “evocación” del queso Morbier? Según el Reglamento de la Unión Europea de Indicaciones Geográficas de Vinos, Bebidas y Productos Agrícolas (1151/2012), las Denominaciones de Origen pueden impedir que otros productos salgan al mercado, si generan, en la mente del consumidor medio europeo, un vínculo claro y directo entre ese producto y el producto protegido por la Denominación de Origen.
El queso “Morbier” se produce en las montañas del Jura, en el Este de Francia, usando como cuajada dos tipos de leche diferentes. La primera cuajada se cubre con hollín, para evitar la contaminación externa, antes de superponer la segunda cuajada. Esto es el origen de la característica línea negra central del queso “Morbier”.
La DOP “Morbier” existe en Francia, desde el año 2000.
SFL, una empresa que no está en la región del Jura, fabricaba queso morbier desde 1979. Después de la creación de la Denominación de Origen “Morbier”, continuó produciendo su queso, pero le cambió el nombre a queso “Montboissié du Haut Livradois”.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN FRANCIA Y SENTENCIA PRELIMINAR DEL TJUE
Procedimiento judicial en Francia
En 2013, la Denominación de Origen “Morbier” demandó a SFL por infracción del Reglamento sobre Denominaciones de Origen y normativa francesa. Alegó que SFL fabricaba y comercializaba el queso Montboissié du Haut Livradois, que era visualmente similar al de la Denominación de Origen “Morbier” y, por tanto, confusorio.
La Denominación exigía que SFL que dejara de utilizar una raya negra, para separar las dos partes de su queso. Argumentó que el Reglamento de Denominaciones de Origen (1151/2012) prohíbe el uso de una denominación registrada, o cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.
El Tribunal de Apelación de París rechazó las pretensiones de la DOP “Morbier”. Consideró que la regulación sobre Denominaciones de Origen no protege la apariencia de un producto o sus características, sino que solo protege su denominación, su nombre.
La Asociación apeló al Tribunal de Casación, quien solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE una decisión prejudicial sobre si la forma o apariencia del producto cubierto por una denominación registrada (una franja negra horizontal) entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, aunque no se utilice el nombre de la Denominación de Origen, en sí mismo.
Sentencia Prejudicial del TJUE
Según el TJUE, se podría considerar una práctica engañosa y, por tanto, prohibir la reproducción de la forma o apariencia que caracteriza a un producto amparado por una Denominación de Origen. Pero sólo si puede inducir al consumidor a creer que el producto está cubierto por esa Denominación de Origen.
Además, las denominaciones de origen pueden prohibir ciertas presentaciones de productos similares, si “evocan” el producto protegido por la Denominación de Origen. Incluso aunque no se engañe al consumidor.
Tras la Sentencia preliminar del TJUE, el Tribunal de Casación francés envió el caso al Tribunal de Apelación de París para que decidiera la cuestión.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE PARÍS
A la luz de la Sentencia prejudicial del TJUE, el Tribunal de Apelación de París emitió su fallo en Noviembre de 2022, basado en la idea de que una línea negra central es una “evocación” de la Denominación de Origen “Morbier”.
Por un lado, el Tribunal analiza una encuesta a consumidores en nueve Estados de la Unión Europea, presentada en juicio por SFL: una inmensa mayoría de los entrevistados europeos no reconocieron la Denominación de Origen “Morbier” por la imagen de la línea negra de cenizas. Sin embargo, en otra encuesta aportada por la Denominación de Origen “Morbier”, la inmensa mayoría de los consumidores franceses reconoció los quesos de la Denominación de Origen «Morbier», en base a su línea negra de cenizas.
El Tribunal francés añade que, además, el aspecto general del queso “Montboissié” reproduce la forma circular forma del queso de la Denominación de Origen “Morbier”.
Por todo ello, el Tribunal concluye que el queso “Montboissé” de SFL evoca el queso de la Denominación de Origen “Morbier” de SFL y, por lo tanto, ha prohibido su comercialización, con la raya negra de cenizas.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 2 Marzo 2023 (Sympatex Technologies / Liwe Española). ¿La estilización gráfica de una marca denominativa le hace perder su carácter distintivo? ¿Este uso es «uso genuino», a los efectos de pervivencia de la marca?
SYMPATEX TECHNOLOGIES registró la Marca UE denominativa “SYMPATHY INSIDE” en Clases 25 y 35: prendas de vestir, calzado, sombrerería; y servicios de venta al por menor y al por mayor. LIWE ESPAÑOLA se opuso al registro, en base a su Marca UE “INSIDE.” para productos y servicios similares.
SYMPATEX TECHNOLOGIES alegó que LIWE ESPAÑOLA no usaba su Marca «INSIDE». Y ésta presentó pruebas de su uso de la marca, con las formas siguientes:
La EUIPO consideró que este uso era suficiente para establecer el uso real de «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería». En consecuencia, decidió no registrar la nueva Marca «SYMPATHY INSIDE», por riesgo de confusión con la Marca «INSIDE» anterior.
SYMPATEX TECHNOLOGIES recurrió ante el Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
CARÁCTER DISTINTIVO
El Tribunal estudia si el uso de la Marca UE “INSIDE”, en los formatos indicados supra, altera su carácter distintivo. Según la Jurisprudencia, no se ha alterado la marca, si la forma en que se utiliza sólo difiere de la forma registrada como marca en elementos poco significativos, de modo que el público relevante puede considerar que ambos signos son equivalentes.
La Sentencia estudia si la estilización gráfica realizada en la Marca UE “INSIDE”, ha sido significativa y altera el contenido de la marca registrada.
El Tribunal General subraya que la marca anterior es una marca denominativa: el objeto de protección es la palabra “INSIDE”, en sí misma. La forma en se representa gráficamente una marca denominativa no altera su carácter distintivo, en términos generales.
El Tribunal consideró que ambas configuraciones de la marca registrada reproducen la palabra “INSIDE”, de forma dominante y distintiva. Los elementos figurativos usados sólo tienen una función decorativa y no son significativos, en la impresión general que el signo produce.
La Sentencia analiza la forma en que se está usando la marca “INSIDE”, en el mercado. Dice que las letras de la marca se colocan en la misma línea, sin espacios, formando una sola palabra de igual tamaño y letra. Por tanto, no se altera la presentación de dicha palabra, respecto de cómo se registró.
En consecuencia, el Tribunal concluye que las formas de uso de la Marca UE “INSIDE” anterior no alteran su carácter distintivo.
PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN
A continuación, el Tribunal General estudia si la comparación de ambos signos puede producir confusión, teniendo en cuenta que los productos y servicios protegidos por ambos signos son similares, como mínimo.
Ambos signos son distintivos
La Sentencia considera que el nuevo signo “SYMPATHY INSIDE” es distintivo en grado medio: ni “SYMPATHY” ni “INSIDE” son palabras descriptivas, para los productos y servicios protegidos. Por otro lado, la palabra “INSIDE” también es distintiva en la Marca “INSIDE” anterior. Ambos signos son semejantes
El Tribunal considera que los signos son similares en un grado bajo, visual y fonéticamente, porque ambos contienen la palabra “INSIDE”. También son conceptualmente similares, para el público relevante de habla inglesa. Uso de la Marca “INSIDE” anterior, en el mercado
La Sentencia reconoce que la Marca “INSIDE” anterior ha sido usada intensamente, en España, para prendas de vestir, calzado y sombrerería. Concluye que LIWE ha probado que su Marca “INSIDE” anterior tiene un superior grado de distintividad.
Riesgo de confusión entre los signos
Por tanto, el uso de la nueva Marca “SYMPATHY INSIDE” en el mismo mercado podría crear confusión entre los consumidores en España. Aunque la palabra confusoria fuera precedida por otra: “SYMPATHY”. Porque es frecuente, el uso de marcas subordinadas, en el sector de la confección. Por tanto, el signo impugnado “SYMPATHY INSIDE” podría percibirse como una submarca de la Marca “INSIDE” anterior. .
En consecuencia, el Tribunal confirma el riesgo de confusión, si coexistieran ambos signos en el mercado, y rechaza el registro de la marca.
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