Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 8 Junio 2023 (Jack Daniel’s Properties / VIP Products). Da la razón a la famosa marca de whisky JACK DANIEL ‘S, frente a una empresa de Arizona, que vendía juguetes para perros, con una forma de botella imitativa de la del renombrado “whiskey”.
El famoso “whiskey” de JACK DANIEL ‘S no necesita presentación, ni su botella «Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whisky». La forma de la botella, la etiqueta y el nombre están protegidos como marcas comerciales y como propiedad intelectual en los EE. UU.
Hace algunos años VIP PRODUCTS LLC inició la comercialización en el mercado estadounidense de un juguete masticable para perros con el aspecto externo de una botella de «whisky» y el texto «Bad Spaniels» y «Old No. 2 on your Tennessee Carpet».
JACK DANIEL ‘S demandó a VIP PRODUCTS, ante los tribunales, alegando que el juguete infringía sus marcas y producía confusión.
VIP PRODUCTS se opuso. Alegó que su “botella” era una parodia y, por tanto, debería ser permitido: era un “uso justo” (“fair use”) de las palabras, la botella y el concepto. La Constitución de los Estados Unidos permite las parodias, como una de las formas de la libertad de expresión.
JACK DANIEL ‘S contra argumentó que la botella de VIC PRODUCTS no se burlaba de su w¡”whiskey”, sino que infringía sus marcas y botella y esloganes protegidos, confundiendo a los consumidores sobre el origen del juguete para perros. Se aprovechaba del “goodwill” de JACK DANIEL ’S, logrando que los consumidores «asociaran el whisky JACK DANIEL ’S con el juguete para perros.
La Ley de Marcas de EE. UU. prohíbe el uso de una marca ajena, que pueda causar confusión a los consumidores. Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos (Primera Enmienda) protege el uso de parodias, como parte de la libertad de expresión. Además, la Jurisprudencia admite el “uso leal” de la Propiedad Intelectual de terceros en determinados casos.
Un tribunal inferior de distrito de EE. UU. había fallado a favor de VIP PRODUCTS. Consideró que el juguete era una parodia «no comercial», sujeta a la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda.
JACK DANIEL’S apeló ante el Tribunal Supremo.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha entrado a decidir si el juguete infringe marcas de JACK DANIEL ‘S. Esto deben decidirlo los tribunales inferiores. Sin embargo, da la razón a JACK DANIEL’S, en la medida en que rechaza los argumentos de defensa utilizados por VIP PRODUCTS, y aceptados por el Tribunal de Distrito.
Por un lado, la Sentencia declara que la Primera Enmienda de la Constitución (Libertad de Expresión) no protegía el juguete para perros “Bad Spaniels” que imitaba la botella de JACK DANIEL’S. Porque no era una parodia.
En consecuencia, el Tribunal rechaza, también, el argumento de VIP PRODUCTS de que el juguete / “parodia” de botella de JACK DANIEL’S era un “uso legítimo” (“fair use”) de marca ajena, permitido por la Ley de Marcas.
La protección del uso legítimo de marca ajena, recogido en la Ley de Marcas, no se aplica cuando el uso es una referencia directa a los productos de otra empresa. Y en ese caso se estaba: la botella, las etiquetas y la publicidad de Bad Spaniels de VIP PRODUCTS se refieren directamente a los productos, marcas, botellas y diseños de JACK DANIEL’S.
En consecuencia, el Tribunal Supremo rechaza los argumentos defensivos de VIP PRODUCTS y remite el caso, de nuevo, al Tribunal de Distrito, para que decida, en base a lo dicho, si VIP PRODUCTS ha infringido las marcas de JACK DANIEL’S.
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