Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 5 Julio 2023 (Wajos / EUIPO), comentada por IpKat. Rechaza una Marca UE tridimensional, con una forma de botella. Porque dicha forma era “técnicamente necesaria”, aunque el Tribunal reconoce que la forma era “distintiva”. Esta Sentencia parece contradecirse con una reciente Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, sobre la forma de la botella de sidra, como marca registrable.
WAJOS GmbH registró la siguiente Marca UE tridimensional, para alimentos y bebidas:
La EUIPO rechazó la marca porque carecía de carácter distintivo. WAJOS recurrió ante el Tribunal General.
El Tribunal General anuló la decisión de la EUIPO. Consideró que la forma era distintiva: la impresión general era significativamente diferente de las habituales en el sector en cuestión.
En consecuencia, la EUIPO reabrió el procedimiento. De nuevo, rechazó la marca, porque consistía en una forma, que era necesaria para obtener un resultado técnico.
WAJOS recurrió de nuevo ante el Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General desestimó el Recurso de WAJOS, en Sentencia de 5 Julio 2023.
¿LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES TIENEN UNA «FUNCIÓN TÉCNICA»?
La Sentencia parte de la base de que cualquier forma de un producto es siempre técnicamente “funcional”: tiene una función. Por tanto, sería inapropiado impedir el registro de dicha forma como marca UE, simplemente porque ésta tiene características que permiten su uso. Argumenta que el Reglamento de Marcas de la UE sólo prohíbe el registro de una marca, si esa forma del producto sólo se debe a que incorpora una solución técnica.
Se debe pues: (1) Identificar las características esenciales de la marca tridimensional; y (2) Decidir si tienen una función técnica. Si ese es el caso, dicha forma no se puede registrar como marca UE. Porque impediría el uso de esta solución técnica por otras empresas.
PREVALENCIA DE LA «FUNCIÓN TÉCNICA», SOBRE LA ESTÉTICA DE LA FORMA
El Tribunal añade que la existencia de algún elemento distintivo (sin función técnica) de menor importancia no impide la aplicación de la norma, si todos los demás elementos esenciales cumplen una función técnica. Debe ser un elemento importante, decorativo o creativo, que no sea funcional.
El Tribunal General concluye que las características esenciales de la marca UE solicitada por WAJOS tienen funciones técnicas, aún cuando tengan un atractivo estético o sean inusuales. Por tanto, la forma de la botella de WAJOS no se puede registrar como Marca UE.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 Mayo 2023 (Emmentaler Switzerland / EUIPO). La palabra “EMMENTALER” no puede ser marca UE, ni marca colectiva, porque designa un tipo de queso, y, por tanto, no tiene carácter distintivo, en parte de la Unión Europea.
EMMENTALER SWITZERLAND – CONSORTIUM EMMENTALER AOP solicitó ante la EUIPO el registro de la palabra “EMMENTALER”, en Clase 29, como marca comunitaria y como marca colectiva. La EUIPO rechazó la solicitud, porque el signo era descriptivo de un tipo de queso y no indicaba su origen geográfico.
EMMENTALER SWITZERLAND recurrió ante el Tribunal General.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón a la EUIPO y rechazado el registro de la marca “EMMENTALER”.
1.- “EMMENTALER” ES DESCRIPTIVO: NO PUEDE SER MARCA UE, YA QUE NO ES DISTINTIVO
El Tribunal General afirma, en su decisión, que el público pertinente alemán entiende que el signo «EMMENTALER» designa un tipo de queso. De ahí que sea descriptivo, al menos en parte, de la UE: Alemania.
La Sentencia recuerda, entre otras razones, la producción y venta masiva de “EMMENTALER” en Alemania sin referencia al origen del producto, y la Sentencia TJUE 5 Diciembre 2000, que reconoce que el queso emmental se fabrica y comercializa legalmente en varios Estados miembros de la UE.
En consecuencia, El Tribunal confirma la decisión de la EUIPO de que el signo es descriptivo, no distintivo y no puede ser registrado como marca UE.
2.- «EMMENTALER» NO PUEDE SER MARCA COLECTIVA
El Tribunal General ratifica, así mismo, la negativa de la EUIPO a registrar “Emmentaler” como marca colectiva también.
La Sentencia afirma que solo los signos que identifican el origen geográfico de los productos pueden registrarse como marca colectiva. “Emmentaler” no es una referencia a un origen geográfico concreto; por tanto, el Tribunal concluye que tampoco puede registrarse como marca colectiva.
Dos sentencia recientes me han hecho pensar en la fuerza que tienen las Denominaciones de Origen (Indicaciones Geográficas en general), en Europa; y la poca fuerza que tienen en los países anglosajones, en especial EE.UU. y Reino Unido.
La segunda Sentencia es del Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de EE.UU. (Virginia) de 3 Marzo 2023. Rechaza el registro de la denominación «Gruyère», como «marca de Certificación» por parte de las Denominaciones de Origen Protegidas «Gruyère» de Suiza y Francia. Ha sido comentada en la National Law Review.
La denominación «Gruyere» es una descripción genérica de un tipo de queso y no puede ser una marca en EE. UU.
La Sentencia del Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de 3 Marzo 2023 (Interprofession du Gruyere & Syndicat Interprofessionnel du Gruyere / U.S. Dairy Export Council & Atalanta Corporation & Intercibus) confirma el rechazo del registro de la palabra “GRUYÈRE”, como “marca de certificación”, por parte de la Oficina de Marcas (USPTO).
El Tribunal confirma lo dicho por la USPTO: el término “gruyere” es genérico; los consumidores de queso lo refieren a una categoría de queso que puede provenir “de cualquier lugar”.
“MARCAS DE CERTIFICACIÓN” Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
En Estados Unidos, una “marca de certificación” es una marca que garantiza a los consumidores que determinados productos cumplen con ciertos estándares. Así, una Denominación de Origen probaría que un producto es del territorio protegido por dicha denominación, mediante la “marca de certificación” correspondiente.
Interprofession du Gruyère de Suiza y el Syndicat Interprofessionnel du Gruyère francés sostienen que el término «gruyere» solo debería usarse para etiquetar el queso producido en la región de Gruyère de Suiza y Francia.
¿»QUESO GRUYERE» ES UN NOMBRE GENÉRICO?
En 2010, Interprofession du Gruyère solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) el registro del término “LE GRUYERE” como marca de certificación, pero se le denegó el registro con el argumento de que “gruyere es una designación genérica para queso”.
En cambio, en 2013, la USPTO otorgó a Interprofession du Gruyère una marca de certificación para “LE GRUYERE” con un diseño especial y la palabra «Switzerland», las letras «AOC» y una cruz suiza estilizada. La Interprofession du Gruyère intento que se respetase su monopolio marcario en EE.UU: envió cartas a varios minoristas y fabricantes de queso de EE. UU. exigiéndoles que dejaran de etiquetar sus quesos no suizos como gruyere.
En 2015, Interprofession du Gruyère volvió a intentar registrar el término GRUYERE como marca de certificación. El Consejo de Exportación de Productos Lácteos de EE. UU., Atalanta Corporation e Intercibus se opusieron, porque «gruyere» era genérico para queso; por tanto, no podía ser protegido como marca de certificación.
La USPTO consideró que el término “gruyere” era genérico, porque los consumidores de queso entienden que es una denominación que cubre “una categoría dentro del género de queso que puede provenir de cualquier lugar”.
Interprofession du Gruyère presentó una Demanda en el Tribunal de Distrito de Virginia impugnando la decisión de la Junta. El Tribunal de Distrito dio la razón a los oponentes al registro de la Marca “GRUYÈRE”: concluyó que las pruebas demostraban que “gruyere” se refiere a un tipo genérico de queso sin referencia a la región geográfica donde se produce el queso.
Interprofession du Gruyère recurrió al Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DEL CUARTO CIRCUITO DE APELACIÓN
El Tribunal de Apelación ha ratificado la decisión de la USPTO de rechazar la Marca «GRUYÈRE».
Denominación genérica, no registrable como marca
El Tribunal explica que no se pueden registrar como marcas de certificación, igual que como marcas típicas, las denominaciones que son genéricas para la categoría del producto o servicio solicitado. El Tribunal define el carácter genérico de un signo: los miembros del público relevante utilizan o entienden esa denominación que se pretende registrar, para referirse al género de dichos productos.
Según el Tribunal, los procedimientos anteriores (ante la USPTO y el Tribunal de Distrito) habían dejado claro que el género de los productos en cuestión era el queso, y el público relevante estaba compuesto por miembros del público en general que compran o consumen queso. La Sentencia concluye que el público que compra queso entiende que el término “gruyere” se refiere a un tipo de queso y no es una indicación de su origen geográfico.
German Gruyere
Pruebas del uso de la palabra «gruyère», como término genérico
En favor de ese argumento, el Tribunal de Apelación tiene en cuenta que: la prestigiosa Food and Drug Administration FDA considera el queso gruyere como un tipo genérico de queso, sin tener en cuenta su origen geográfico; además, la mayoría del queso gruyere vendido en EE.UU. no es producido en Suiza o Francia; finalmente, el público en general usa el término “gruyère”, para un tipo genérico de queso.
Finalmente, el Tribunal de Apelación sostiene que las referencias de los medios de comunicación aportadas por las partes sustentan la decisión del Tribunal de Distrito de que “gruyere” es un término genérico para una categoría de queso.
Un tipo de queso, no identificado sólo con los quesos de las Denominaciones de Origen suiza y francesa
La Sentencia concluye que los consumidores de queso en EE. UU. entienden que ‘GRUYERE’ se refiere a un tipo de queso, lo que hace que el término sea genérico. Por tanto, no podía registrarse como “marca de certificación”.
En base a estos argumentos, el Tribunal de apelación confirmó la Sentencia del Tribunal de Distrito contraria al registro de la denominación “GRUYÈRE” como “marca de certificación”.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 Febrero 2023 (Rimini Street / EUIPO). ¿Puede un eslogan ser una marca de la UE? Depende: como en decisiones anteriores, el Tribunal establece que los eslóganes que se percibirían como simples anuncios no pueden registrarse como marcas de la UE.
RIMINI STREET es un proveedor estadounidense de soporte y servicios de software. Proporciona soporte de software para licenciatarios de Oracle y SAP.
RIMINI STREET registró su eslogan «OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT» («OTRAS EMPRESAS HACEN SOFTWARE, NOSOTROS DAMOS APOYO») como Marca UE en Clase 42: servicios de consultoría y apoyo técnico y mantenimiento de software.
La EUIPO rechazó la marca de Rimini Street, porque no era distintiva. Sería sólo un mensaje promocional, un anuncio.
RIMINI STREET recurrió ante el Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
El Tribunal ratifica la Jurisprudencia sobre cuándo una marca es distintiva. Sólo es distintiva, si permite identificar los productos o servicios, para los que está registrado el signo, como originarios de una determinada empresa y para distinguirlos de los demás.
El carácter distintivo debe evaluarse, en relación con dichos productos o servicios y con la percepción de la marca por parte del público destinatario.
¿UN ESLOGAN PUEDE SER MARCA?
El Tribunal recuerda que el registro, como marcas, de eslóganes publicitarios no está prohibido per se. Sin embargo, una marca que consista en un eslogan no tiene carácter distintivo, si el público destinatario sólo la percibiría como una mera fórmula promocional. No se puede registrar como marca, si no puede percibirse como indicador del origen empresarial de los bienes y servicios.
La Sentencia señala que el público relevante no prestará mucha atención a un signo que es meramente un anuncio genérico. El consumidor no explorará las posibles funciones de las palabras, ni las memorizará como marca registrada.
¿UNA MERA FÓRMULA PROMOCIONAL?
El público relevante percibirá la frase como un todo. La combinación de palabras comunes en inglés, que forman el signo, el slogan, transmite un mensaje claro: no requiere interpretación del consumidor. Además, la marca es meramente denominativa: no tiene imágenes, ni un diseño especial, que llamen la atención del consumidor.
En resumen, el signo carece de originalidad o algo especial, que desencadene un proceso en la mente del público consumidor. No le puede llamar la atención, sobre el origen empresarial de los servicios.
En consecuencia, el signo carece de carácter distintivo y no puede registrarse como marca.
Dos interesantes sentencias de los tribunales europeos, sobre intentos de anulación de una marca tridimensional, por falta de uso: porque se usaba en conjunto con otros signos. Sentencias comentadas por IpKat e I.P. Planet.
La primera decisión es la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 22 Octubre 2022 (The Bazooka Companies / EUIPO). El Tribunal consideró que el uso de una marca tridimensional registrada, añadiendo elementos figurativos y denominativos, no alteraba su carácter distintivo. Y el registro no podía ser revocado por falta de uso.
The Topps Company tenía registrada la siguiente Marca UE tridimensional:
Había registrado la Marca en Clase 30: confitería, golosinas, dulces.
Trebor Robert Bilkiewicz solicitó ante la EUIPO la caducidad de la Marca UE tridimensional registrada, por falta de uso; porque no se usaba tal como se había registrado, sino junto a las palabras “BIG BABY POP” y con la siguiente forma:
La EUIPO revocó la marca impugnada, por falta de uso. Consideró que la marca no se usaba, tal como se había registrado. Se usaba junto con otros elementos figurativos y denominativos adicionales y, por lo tanto, formaba otro signo.
The Topps Company recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea TGUE.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
CARÁCTER DISTINTIVO DE LA FORMA TRIDIMENSIONAL
El Tribunal General parte del principio de que es posible adquirir la protección marcaria de un signo por su uso en el mercado. Por tanto, un cierto uso de una marca registrada, con una forma determinada durante un cierto tiempo, puede determinar que ese uso es conforme con la marca, tal como se registró.
Por otro lado, el carácter distintivo de un signo puede adquirirse por el uso de parte de la marca registrada, o incluso por el uso de la marca registrada, en conjunto con otro signo. En ambos casos, basta con que los usuarios perciban los productos, designados por la marca, como originarios de una determinada empresa.
Una marca registrada, que se use como parte de una marca compuesta o junto con otra marca, puede indicar el origen de los productos en cuestión; y este uso sería un “uso genuino” de marca
EL USO CONJUNTO CON OTRO SIGNO PUEDE NO AFECTAR AL CARÁCTER DISTINTIVO
Por otra parte, una marca tridimensional puede usarse junto con una palabra, sin que el consumidor deje de percibir la forma tridimensional de la marca como indicativa del origen comercial de los productos.
El hecho de que la Marca “BIG BABY POP!”, añadida a la Marca tridimensional, facilite la percepción del origen comercial de los dulces, no altera el carácter distintivo de la Marca tridimensional.
El uso conjunto de una marca tridimensional con otra marca podría afectar al carácter distintivo de la marca tridimensional. Sin embargo, en el sector de la confitería y los dulces, es habitual la combinación de una forma tridimensional con elementos denominativos o figurativos adicionales.
LA MARCA TRIDIMENSIONAL SIGUE DISTINGUIENDO LOS PRODUCTOS, A PESAR DE LOS AÑADIDOS
El Tribunal General señala que la Marca denominativa “BIG BABY POP!”, añadida a la Marca Tridimensional, ocupaba una parte importante de la superficie del producto. Pero las palabras aludían al biberón, en que consistía la Marca Tridimensional. Incluso la letra ‘i’ estilizada recordaba la forma de un biberón, y la palabra “baby” se refería a los usuarios de biberones.
Por tanto, los elementos figurativos y denominativos añadidos a la Marca Tridimensional impugnada, tal como se utilizan, facilitan la determinación del origen comercial de los productos, pero no alteran el carácter distintivo de la marca impugnada
Teniendo en cuenta el carácter distintivo medio de la marca impugnada, el Tribunal General concluye que la inclusión de estos elementos en el uso de la Marca Tridimensional puede considerarse como un uso de dicha Marca Tridimensional.
Interesante caso sobre la Marca Zara en Reino Unido, del que habla I.P. Planet. La conocida cadena de tiendas de ropa ha perdido una disputa, sobre su marca frente una pequeña boutique.
Amber Kotrri es propietaria de una boutique de ropa con el nombre de ‘House of Zana’, y solicitó el registro de su marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido UKIPO.
ZARA se opuso a la nueva marca, en base a sus marcas “Zara” anteriores para ropa y tiendas. Alegó que su marca era renombrada / notoria, para reforzar la probabilidad de confusión entre ambos signos.
La Sra. Kotrri señaló que el nombre de su boutique proviene de la palabra albanesa para hadas, y que la razón para usarla era el hecho de que su esposo era albanés.
La Oficina encontró algunas similitudes entre ZANA y ZARA. Pero descartó la similitud total entre los signos porque las palabras HOUSE OF en la nueva marca permitían distinguir ambas marcas.
La UKIPO también ha rechazado la posible confusión, basada en el renombre / notoriedad de la Marca ZARA. Considera que solo hay un bajo riesgo de asociación entre los signos, en la mente del consumidor. Por tanto, ambas marcas pueden convivir en el mercado, sin confundir al consumidor.
Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 10 Noviembre 2021 (Nissan Motor vs EUIPO & VDL Groep). NISSAN no consigue impedir que se registre la Marca UE VDL E-POWER, con su marca E-POWER.
VDL GROEP registró “VDL E-POWER”, como Marca UE denominativa en clases 7, 9 y 12. Incluye baterías para vehículos; estaciones de carga para vehículos eléctricos; vehículos; y vehículos eléctricos.
NISSAN se opuso a dicha solicitud, basándose en su Marca británica y francesa siguiente:
La tiene registrada en clases 9 y 12, entre otros productos, para baterías de vehículos terrestres y vehículos eléctricos y sus partes y accesorios:
La EUIPO rechazó la oposición, encontrando que ambos signos eran diferentes, y registró la Marca «VDL E-POWER».
NISSAN recurrió ante el Tribunal General la decisión de la EUIPO.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General confirmó la posición de la EUIPO.
Atención del consumidor
Según el Tribunal, el público relevante que adquiere estos productos son profesionales, con experiencia en la industria del automóvil, y también el público en general, con un nivel de atención superior a la media. Los consumidores ponen especial atención, al adquirir productos de las clases a las que se refiere la Marca VDL E-POWER.
Contenido de los signos en litigio
El Tribunal estudia el contenido de ambos elementos de la nueva marca: VDL y E-POWER.
Según la Sentencia, E-POWER es un término poco distintivo, en la Clase de referencia. Los consumidores pueden percibirlo como relacionado con cualquier vehículo propulsado por electricidad. La distintividad de esa parte del signo es menor.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro elemento de la Marca UE: las letras “VDL”.
Nivel de distintividad
Dice el Tribunal que los elementos descriptivos, no distintivos o débilmente distintivos de una marca compuesta tienen menos peso en el análisis de la similitud entre los signos que los elementos de mayor distintividad, que pueden ser dominantes en la impresión general dada por la marca
“VDL”, el primer elemento de la marca VDL E POWER, tiene un nivel normal de distintividad. Crea la diferencia necesaria entre ambos signos, especialmente a la luz del mayor nivel de atención del consumidor.
Para el Tribunal General, el nivel de confusión entre las marcas VDL E-POWER y E-POWER es bajo. Por tanto, ambos signos pueden convivir en el mercado. En consecuencia, rechaza el Recurso de NISSAN y confirma la validez del registro de la Marca UE “VDL E-POWER”.
El 30 Julio 2020, publicamos un “post”, sobre los problemas de la empresa italiana TECNICA GROUP, para defender su Marca UE tridimensional de su “Moon BootS” en Clase 25: Ropa … Calzado … La EUIPO declaró la nulidad de la Marca. Nuestro “post” está aquí:
Ahora, en Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 19 Enero 2022 (Tecnica Group / EUIPO & Zeitneu) ha dictado Sentencia, ratificando la nulidad de la Marca UE.
TECNICA GROUP creó las botas Moon Boots “after ski” hace muchos años. Fueron las primeras, dedicadas al calzado post-esquí. Tienen un gran éxito en el mercado, desde hace tiempo. En 2011, TECNICA solicitó el registro de la Marca UE consistente en la forma de las Moon Boots:
TECNICA registró la forma de sus botas post-esquí Moon Boots, como Marca UE en Clases 18, 20 y 25.
La empresa ZEITENEU solicitó ante la EUIPO la nulidad de dicha Marca Blue Moon de la forma de la bota, por no tener carácter distintivo. La EUIPO declaró la nulidad parcial de la Marca UE de la forma de las botas. Consideró que no tenía carácter distintivo para productos de Clase 25. La Oficina consideró que la forma de “L” de las Moon Boots registradas como Marca UE no es distintiva: es la forma habitual de muchas botas “after ski”.
TECNICA recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea. Entre otros argumentos, alegó que sus botas eran marca renombrada en Italia, que por tanto dichas botas tenían “distintividad adquirida” como marca UE.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso y confirmado la decisión de la EUIPO.
LA FORMA HA DE SER DIFERENTE DE LA FORMA HABITUAL DEL PRODUCTO
En su Sentencia, el Tribunal General estudia si la Marca UE de la forma de las botas Moon Boot es distintiva, para productos de Clase 25 (botas). Recuerda que las marcas “no convencionales” (como la forma de una bota) han de tener el mismo carácter distintivo que el de las marcas «convencionales».
El Tribunal parte de la premisa de que el consumidor medio no está acostumbrado a deducir el origen empresarial de los productos, en base a su forma, si no hay un elemento gráfico o verbal distintivo. Es más difícil que la marca tridimensional, la mera forma de un producto, tenga carácter distintivo.
Sólo podría tener carácter distintivo (y ser marca registrable) la marca tridimensional, consistente en la apariencia del producto, si se aparta significativamente de la forma acostumbrada en el sector.
MARCA NO DISTINTIVA
La Sentencia estudia si la impresión de conjunto que transmite la forma de las Moon Boots se aparta significativamente de las formas acostumbradas en el sector: el calzado after ski. Concluye que las Moon Boots tienen una forma similar a otras variedades de botas para después del esquí, que están en el mercado:
La forma de la marca es común en las botas para después del esquí
Una caña alta, a menudo de material sintético ligero
Con suela y cordones.
En consecuencia, la marca no se aparta significativamente de las formas habituales en el sector. Su forma carece de carácter distintivo, para productos de Clase 25 (calzado). Al no tener forma distintiva, no puede ser Marca UE.
NO HAY “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA”
El Tribunal rechaza el argumento de TECNICA de que se Marca tridimensional había adquirido “carácter distintivo”, por su éxito en Italia.
El TGUE dice que TECNICA no había alegado la “distintividad adquirida” ante la EUIPO; no lo podía alegar ahora, en sede de su recurso, por primera vez. Además, considera que no basta con que sean “renombradas” (o muy conocidas) en Italia: la “distintividad” debe ser a nivel de la Unión Europea.
LA FORMA NO ES DISTINTIVA. LUEGO NO PUEDE SER MARCA UE
En base a esto, el Tribunal consideró que la forma de la bota no se apartaba significativamente de lo acostumbrado en la industria de calzado, para este tipo de botas. Además, había muchas botas similares o incluso idénticas en el mercado.
Así pues, el Tribunal decide que la Marca UE tridimensional de las Moon Boots no es distintiva. Por tanto, no podía registrarse como marca y declara su nulidad.
Nueva interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 Diciembre 2021 (Skechers / EUIPO). Exige que una marca sea distintiva, y detalla por qué no lo es: el signo describe características del producto.
SKECHERS solicitó una marca registrada de la UE ARCHFIT en Clase 25: Calzado. La EUIPO la denegó porque la marca era descriptiva y carecía de carácter distintivo. SKECHERS recurrió la decisión. El Tribunal General desestimó el recurso.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General rechazó el registro de la marca, por considerarla descriptiva del producto: calzado ajustado al arco del pie. Por tanto, la Marca ARCHFIT no era distintiva y no podía subsistir en el mercado.
LAS PALABRAS DESCRIBEN CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO: SE AJUSTA AL ARCO (DEL PIE)
Arco (del pie)
Según la Sentencia, el consumidor medio de calzado, razonablemente informado y perspicaz, en este caso el público angloparlante, percibiría el elemento ‘arco’ como relativo a la ‘parte elevada del pie”.
El público en general de habla inglesa no verificaría si la palabra ‘arco’ tiene otros significados. En relación con el calzado, ese público la asociaría con el pie humano.
Se ajusta
El TGUE argumenta que el público en general de habla inglesa entenderá por “fit” se refiere a “ajustarse en la forma y el tamaño” Este es un significado común y obvio de la palabra, que vendría a la mente del consumidor de forma natural.
El público relevante también podría percibir el elemento “fit” (‘encajar’) como un nombre que se refiere a la “forma en que dos cosas coinciden o se adecuan una a otra”.
El público en general de habla inglesa, razonablemente informado y perspicaz, descartaría cualquier otro significado del elemento ‘fit’.
Se ajusta al arco (del pie)
El Tribunal afirma que el público en general de habla inglesa entendería que la combinación de las palabras ‘arch’ y ‘fit’ indica que el calzado designado por la marca está diseñado para ajustarse al arco del pie del usuario.
El hecho de que el calzado “se ajusta” al “arco” del pie es una descripción. Es objetiva e inherente a la naturaleza de esos bienes.
LA COMBINACIÓN DE PALABRAS TAMBIÉN ES DESCRIPTIVA
¿Combinación descriptiva?
El Tribunal recuerda que no es suficiente que cada componente de la marca sea descriptivo. Su combinación, formando una palabra, también debe ser descriptiva (Sentencia 12 Febrero 2004. Koninklijke KPN Nederland).
La combinación de palabras describe el producto
Considera que también es descriptiva la combinación de elementos, cada uno descriptivo de los productos para los que se registra la marca. Su unión sin variaciones sólo da lugar a una marca que también designa características de dichos productos (Sentencia 12 Febrero 2004. Koninklijke KPN Nederland).
Los términos ‘arco’ y ‘ajuste’ comunican un mensaje descriptivo relacionado con el calzado, pero también lo es su uso combinado. La expresión ‘arch fit’ no modifica el mensaje.
VÍNCULO DIRECTO ENTRE COMBINACIÓN DE PALABRAS Y PRODUCTO
La Sentencia considera que el vínculo entre marca solicitada y producto, el calzado, es directo y específico. El público destinatario percibiría inmediatamente dicha marca como una descripción de las características del producto. Para el público en general de habla inglesa, el mensaje de «ajustado al arco» para el calzado sería inequívoco.
Concluye que las palabras se entenderían de acuerdo con uno de sus significados básicos. Y la expresión no contiene peculiaridades que modifiquen esos significados básicos.
Por tanto, la expresión es descriptiva, no distintiva de los productos protegidos por la marca. En consecuencia, el Tribunal General rechaza el registro de la Marca “ARCHFIT”.
He publicado varios posts, sobre las recientes Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión TJUE en casos en que el Tribunal ha hablado de marcas de conocimiento tan “universal”, de tamaño renombre, que no pueden confundirse con palabras similares. Me refiero a las Sentencias “Messi” (Sentencia del TJUE 17 Septiembre 2020 : Messi / EUIPO) y “Smiley Miley” (Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 Junio 2021: Smiley Miley / EUIPO y Cyrus Trademarks).
Una reciente conferencia de Cloe Adelantado sobre la Sentencia Messi me recordó una clásica Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE 12 Enero 2006 (Picasso / Picaro). La Sentencia estableció el principio de que las marcas “conceptuales” tienen un renombre incorporado de tal importancia, que es difícil que una marca similar puede provocar confusión entre los consumidores.
REGISTRO DE LA MARCA PICARO PARA AUTOMÓVILES. OPOSICIÓN DE LA MARCA PICASSO
DaimlerChrysler AG registró como marca comunitaria denominativa PICARO en Clase 12: «automóviles y sus piezas, autobuses».
Los herederos de Pablo Picasso (la “Succession Picasso”) se opusieron al registro, alegando riesgo de confusión con su Marca denominativa comunitaria anterior PICASSO en Clase 12: «vehículos; aparatos de locomoción terrestre … coches, autobuses, camiones …».
La OAMI rechazó la oposición y registró la marca. Consideró que, habida cuenta el alto grado de atención del público relevante, las marcas enfrentadas no eran similares fonética ni visualmente; además, el impacto conceptual de la marca anterior neutralizaba cualquier similitud.
La «Succession Picasso» recurrió contra la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia, que desestimó el Recurso. Y aquélla presentó Recurso de Casación ante el Tribunal de Justicia.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
El Tribunal de Justicia recuerda que el riesgo de confusión depende, especialmente:
Del conocimiento de la marca en el mercado
De la posible confusión / asociación entre signo utilizado y registrado
De la similitud entre marca y signo y entre los productos o servicios designados.
NECESARIA COMPARACIÓN GLOBAL DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO
Según el Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente. Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes.
En este caso, la Sentencia considera que uno de los signos controvertidos, PICASSO, tiene un significado claro y determinado, y el público puede captarlo inmediatamente. Por tanto, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas; y así es en el caso de autos.
IMPORTANCIA DE LA DIFERENCIA CONCEPTUAL. NOMBRES MUY CONOCIDOS
El Tribunal de Justicia consideró que los dos signos en conflicto (PICARO / PICASSO) eran muy similares visual y fonéticamente, pero no en el plano conceptual. Esa diferencia conceptual puede desnaturalizar las similitudes, por el carácter destacado y evidente de la diferencia conceptual. Además, la atención del público relevante es elevado en el caso de los automóviles.
Dice la Sentencia que, desde el punto de vista conceptual, la palabra PICASSO es muy conocida por el público relevante, como nombre del célebre pintor Pablo Picasso. Es una marca más que notoria: una marca renombrada. Los hispanohablantes pueden entender que la otra palabra en conflicto, PICARO, designa un personaje de la literatura española. En cambio, carece de significado, para el público relevante no hispano hablante.
Así, los signos no son similares en el plano conceptual.
Las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes
Según el Tribunal, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos. Tal neutralización exige que, al menos uno de los signos controvertidos, tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente.
Para el público relevante, el signo denominativo PICASSO tiene un contenido semántico claro y determinado. La reputación del pintor Pablo Picasso es tal, que el signo PICASSO podría superponerse en la percepción del consumidor medio, incluso como marca de vehículos.
Por tanto, las diferencias conceptuales que distinguen a los signos PICASSSO y PICARO neutralizan las similitudes visuales y fonéticas.
Alto nivel de atención, al comprar automóviles. Menor riesgo de confusión
La Sentencia incide en la naturaleza de los productos de que se trata: automóviles. Por su precio y carácter tecnológico, la atención del público relevante es elevada, al comprarlos. Como la atención del consumidor es alta, al elegir automóvil, el riesgo de confusión es menor.
En conclusión, el Tribunal de Justicia rechaza la oposición de “Sucesión Picasso” al registro de la Marca PICARO, para automóviles. Porque no hay riesgo de confusión con la Marca PICASSO, dado el alto grado de conocimiento conceptual de este signo.
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