Intellectual Property

¿»DENOMINACIÓN DE ORIGEN» O MARCA COLECTIVA? (2) GRANA PADANO

Dos interesantes decisiones, sobre conflictos entre una «Denominación de Origen» (una «Indicación Geográfica Protegida») y una Marca Colectiva. Uno resuelto por la Audiencia Provincial de Vizcaya y otro por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual EUIPO.

LA D. O. GRANA PADANO Y LA MARCA COLECTIVA “GRANA PADANO”

Interesante Decisión de la EUIPO (Quinta Sala de Recursos) de 15 Noviembre 2023 (Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano) sobre la relación entre marcas colectivas de la UE y Denominaciones de Origen Protegidas (DOP). La EUIPO ha considerado que el Consorcio de Protección del Grana Padano podía estar protegido, a la vez, como Denominación de Origen y mediante el registro de una marca colectiva.

En 2020, el Consorcio de Protección del Grana Padano solicitó el registro, como Marca Colectiva de la Unión Europea en Clase 29, para quesos, que se ajustan a las especificaciones de la Denominación de Origen DOP Grana Padano, de la siguiente marca mixta:

Una marca colectiva distingue los productos de los miembros de una asociación de fabricantes. Es un distintivo de calidad: sólo las empresas que cumplan con sus condiciones pueden usarla. Suelen indicar el origen geográfico de los productos, pero no tienen un derecho exclusivo sobre dicha referencia geográfica.

La EUIPO, en primera instancia, denegó el registro de la Marca Colectiva, porque el signo era casi idéntico al logotipo de la DOP Grana Padano:

Todos los productores de queso Grana Padano -incluidos los miembros del Consorcio- deben usar el logotipo de la Denominación de Origen, en sus quesos.

En primera instancia, la EUIPO consideró que la marca colectiva podría inducir a error al público: podría considerarla el símbolo de la indicada Denominación de Origen y no una marca colectiva, que indica la pertenencia al Consorcio.

Recurso del Consorcio Grana Padano

El Consorcio Grana Padano recurrió la Decisión de Primera Instancia ante la Sala de Recursos. Alegó que el uso de ambos signos era distinto, porque cada uno destinado a proteger presentaciones del producto distintas.

El logotipo de la DOP debe usarse en los productos de la DOP: las ruedas de queso, que se venden al por mayor.
En cambio, la marca colectiva se usaría en envases para el consumidor, por ejemplo, lonchas o queso rallado que se venden al por menor, en tiendas y supermercados.

Además, el Consorcio argumentó la importancia de que su Marca Colectiva en el envase tiene elementos gráficos comunes, para ayudar al consumidor a identificar el producto en los estantes de las tiendas. En cambio, la protección conferida por la DOP sólo se extiende al nombre «GRANA PADANO» y al signo grabado en las ruedas de queso, no a una combinación particular de gráficos y colores, en envases menores.

DECISIÓN FINAL DE LA EUIPO

La Sala de Recursos de la EUIPO ha decidido admitir la Marca Colectiva.

NO HAY CONFUSIÓN DEL PÚBLICO

En su Decisión, la Sala recuerda la función esencial de una marca colectiva: distinguir los productos de los miembros de la asociación propietaria de dicha marca. No puede registrarse una marca colectiva, si el público consumidor “puede confundirse», especialmente si es probable que dicha marca se tome como «algo más que una marca colectiva«.

Según la Sala, el carácter engañoso de una marca debe evaluarse, en base a la percepción del público cuando entra en contacto con dicha marca, por ejemplo al comprar el producto.

Afirma la Decisión que nada impide la protección acumulada de marcas colectivas e indicaciones geográficas protegidas, aunque los signos sean similares. Por tanto, ambos signos pueden convivir. Además, en este caso, ambos signos no eran idénticos sino parcialmente similares y no puede excluirse que el consumidor pueda notar las diferencias entre ellos.

En cambio, si los signos usados por Denominación y Consorcio fueran totalmente diferentes, esto podría llevar a los consumidores a creer que existe alguna diferencia entre los productos.

El uso propuesto de la Marca, colocada únicamente en el envase del queso Grana Padano, previa autorización del Consorcio, no sería el mismo que el uso del signo DOP. Cualquier parte autorizada por el Consorcio a utilizar la Marca necesariamente ya tendría derecho a utilizar el signo DOP, lo que denota un nivel adicional de protección.

DIFERENCIAS SUFICIENTES ENTRE LOS SIGNOS

La Sala declara que una marca colectiva, si está también relacionada con los productos de una DOP, debe tener elementos que permitan a los consumidores reconocer que los productos tienen su origen en una empresa autorizada a elaborar / comercializar dichos productos.

Sin embargo, la Sala argumenta que, siendo dicha marca colectiva no confusoria con el signo de la DOP, como hemos dicho supra, decaen los argumentos sobre su falta de carácter distintivo.

Finalmente, la Sala concluye que el público pertinente sólo verá la Marca Colectiva en los envases al por menor de queso Grana Padano. Por tanto, la Marca Colectiva confirmará al consumidor la procedencia del producto, realizando así su función esencial y completando el marco de protección que ofrece la DOP.

En consecuencia, la Decisión final de la EUIPO es que ambas marcas, la Marca Colectiva del Consorcio Grana Padano y la Marca de la Denominación de Origen Grana Padano pueden convivir; y procede registrar la Marca del Consorcio.

¿»DENOMINACIÓN DE ORIGEN» O MARCA COLECTIVA? (1) MORCILLA DE BURGOS

LA IGP MORCILLA DE BURGOS Y LA MARCA COLECTIVA “MORCILLA BURGOS”

En Sentencia de 2 Mayo 2023, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha rechazado el monopolio de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos sobre la expresión “Morcilla de Burgos”. Una IGP es similar a una Denominación de Origen, pero sin tantos requisitos.

En 2013, la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MORCILLA DE BURGOS registró la siguiente marca colectiva, para ser usada por sus empresas asociadas:

En 2018, la INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA IGP MORCILLA DE BURGOS quedó registrada como tal ante la Unión Europea. Una IGP protege los productos que se elaboran según las normas que ella establece: características de calidad y origen geográfico determinados. Así, la morcilla de Burgos se ha de elaborar con la cebolla y los otros ingredientes que establece la IGP, y en la Provincia de Burgos.

En 2020, la IGP consideró que la Asociación vulneraba su derecho monopólico a la denominación y reclamó el cese en el uso de la Marca Morcilla de Burgos de la Asociación, sin éxito.

En el año 2021, la IGP MORCILLA DE BURGOS demandó a la Asociación de Fabricantes, solicitando la nulidad de la Marca “MORCILLA DE BURGOS” de la Asociación y el cese en el uso, por ser similar al nombre de la IGP y confusoria en el mercado.

La Demanda fue rechazada por el Juzgado Mercantil correspondiente y la IGP apeló la Sentencia ante la Audiencia Provincial de Vizcaya.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA

La Audiencia ha ratificado la Sentencia de instancia y dado la razón a la Asociación de Fabricantes.

La Sentencia de la Audiencia razona que la Asociación de Productores solicitó el registro de su marca colectiva en Marzo de 2013, unos meses antes de la publicación de la solicitud de registro de la IGP Morcilla de Burgos, ya en 2014. Luego la IGP no puede oponerse a la concesión de una marca, que ya existía cuando la IGP nació a la vida del Derecho.

Por tanto, ambas denominaciones pueden convivir: la IGP Morcilla de Burgos no puede anular el registro de la Marca “MORCILLA DE BURGOS” y los miembros de la Asociación pueden usarla.

¿IMITACIÓN DE JACK DANIEL’S EN EE.UU. O PARODIA?

Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 8 Junio 2023 (Jack Daniel’s Properties / VIP Products). Da la razón a la famosa marca de whisky JACK DANIEL ‘S, frente a una empresa de Arizona, que vendía juguetes para perros, con una forma de botella imitativa de la del renombrado “whiskey”.

El famoso “whiskey” de JACK DANIEL ‘S no necesita presentación, ni su botella «Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whisky». La forma de la botella, la etiqueta y el nombre están protegidos como marcas comerciales y como propiedad intelectual en los EE. UU.

Hace algunos años VIP PRODUCTS LLC inició la comercialización en el mercado estadounidense de un juguete masticable para perros con el aspecto externo de una botella de «whisky» y el texto «Bad Spaniels» y «Old No. 2 on your Tennessee Carpet».

JACK DANIEL ‘S demandó a VIP PRODUCTS, ante los tribunales, alegando que el juguete infringía sus marcas y producía confusión.

VIP PRODUCTS se opuso. Alegó que su “botella” era una parodia y, por tanto, debería ser permitido: era un “uso justo” (“fair use”) de las palabras, la botella y el concepto. La Constitución de los Estados Unidos permite las parodias, como una de las formas de la libertad de expresión.

JACK DANIEL ‘S contra argumentó que la botella de VIC PRODUCTS no se burlaba de su w¡”whiskey”, sino que infringía sus marcas y botella y esloganes protegidos, confundiendo a los consumidores sobre el origen del juguete para perros. Se aprovechaba del “goodwill” de JACK DANIEL ’S, logrando que los consumidores «asociaran el whisky JACK DANIEL ’S con el juguete para perros.

La Ley de Marcas de EE. UU. prohíbe el uso de una marca ajena, que pueda causar confusión a los consumidores. Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos (Primera Enmienda) protege el uso de parodias, como parte de la libertad de expresión. Además, la Jurisprudencia admite el “uso leal” de la Propiedad Intelectual de terceros en determinados casos.

Un tribunal inferior de distrito de EE. UU. había fallado a favor de VIP PRODUCTS. Consideró que el juguete era una parodia «no comercial», sujeta a la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda.

JACK DANIEL’S apeló ante el Tribunal Supremo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha entrado a decidir si el juguete infringe marcas de JACK DANIEL ‘S. Esto deben decidirlo los tribunales inferiores. Sin embargo, da la razón a JACK DANIEL’S, en la medida en que rechaza los argumentos de defensa utilizados por VIP PRODUCTS, y aceptados por el Tribunal de Distrito.

Por un lado, la Sentencia declara que la Primera Enmienda de la Constitución (Libertad de Expresión) no protegía el juguete para perros “Bad Spaniels” que imitaba la botella de JACK DANIEL’S. Porque no era una parodia.

En consecuencia, el Tribunal rechaza, también, el argumento de VIP PRODUCTS de que el juguete / “parodia” de botella de JACK DANIEL’S era un “uso legítimo” (“fair use”) de marca ajena, permitido por la Ley de Marcas.

La protección del uso legítimo de marca ajena, recogido en la Ley de Marcas, no se aplica cuando el uso es una referencia directa a los productos de otra empresa. Y en ese caso se estaba: la botella, las etiquetas y la publicidad de Bad Spaniels de VIP PRODUCTS se refieren directamente a los productos, marcas, botellas y diseños de JACK DANIEL’S.

En consecuencia, el Tribunal Supremo rechaza los argumentos defensivos de VIP PRODUCTS y remite el caso, de nuevo, al Tribunal de Distrito, para que decida, en base a lo dicho, si VIP PRODUCTS ha infringido las marcas de JACK DANIEL’S.

DEBILIDAD DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN: PUEDEN NO MOSTRAR EL ORIGEN EMPRESARIAL

Interesante Sentencia del Tribunal General de la UE de 6 de septiembre de 2023 (DPG Deutsche Pfandsystem / EUIPO y Zažtato Sistemos Administradorie Strator) sobre el uso de una “marca de certificación” y sus límites.

Según el Reglamento de Marcas de la UE, se puede aplicar una “marca de certificación” a productos y servicios certificados, respecto del material, la fabricación de los productos o la prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características.

DPG DEUTSCHE PFANDSYSTEM GmbH forma parte del sistema alemán de reciclaje de envases: botellas y latas de plástico, vidrio o metal. Los consumidores pagan un depósito y lo recuperan, cuando devuelven el envase. Para indicar que un envase forma parte de este sistema, se imprime en su superficie el siguiente cartel:

DPG registró este signo como Marca UE, para servicios de embalaje y reciclaje de envases de bebidas, en clases 35, 39, 40 y 42, entre otras.

En 2015, UZSTATO SISTEMOS ADMNISTRATORIUS Vš USAV registró la Marca UE siguiente:

La registró para servicios de las clases 35, 39, 40 y 42.

DPG presentó oposición a la solicitud de USAV. Alegó el uso de su Marca UE, en base a los siguientes pruebas documentales: imágenes de su marca en envasadoras de bebidas y máquinas automáticas de reciclaje y clasificación; contrato de Participación en el Sistema DPG, con la Marca de DPG; capturas de pantalla del sitio web de DPG; facturas a miembros del Sistema DPG, con la Marca de DPG.

La EUIPO desestimó la oposición porque DPG no había probado un uso efectivo de su Marca UE. Consideró que dicha Marca UE no se percibiría como una indicación del origen comercial de los envases reciclados por DPG, sino únicamente como una indicación descriptiva de que el producto consiste en envases desechables. El uso de la MARCA UE DPG tenía un carácter meramente decorativo.

DPG recurrió ante el Tribunal General.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General ha dado la razón a la EUIPO y ha desestimado el Recurso de DPG.

FUNCIÓN ESENCIAL DE LA MARCA: ORIGEN EMPRESARIAL DEL PRODUCTO O SERVICIO

El Tribunal parte de la base de que el uso de una marca es genuino, si se utiliza para garantizar al consumidor el origen empresarial de los productos marcados, distinguiéndolos de los productos con otro origen empresarial.

Por tanto, la marca debe ser una garantía de que todos los productos que la llevan han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa.

LA MARCA UE DE DPG NO INDICA EL ORIGEN EMPRESARIAL DEL PRODUCTO RECICLADO

Según el Tribunal, una marca no se utiliza conforme a su función, si el público relevante percibe dicha marca, como un signo destinado a certificar la composición o la calidad del producto, pero no garantiza que procedan de una sola empresa, que controla su fabricación o suministro.

La Sentencia reconoce la Marca UE de DPG se colocaba en millones de envases, vendidos en el mercado alemán; y que los consumidores profesionales conocían la Marca de DPG y sabían que ésta certificaba que dichos envases estaban sujetos al sistema de reciclado de DPG. Por tanto, el signo cumplía una función de certificación; pero no indicaba el origen empresarial de los productos.

LA MARCA SE REFIERE A UN SISTEMA DE RECICLADO, NO A UN PRODUCTO O SERVICIO

El Tribunal General señala que los documentos de DPG presentan su Marca UE de DPG, como certificación de que los productos están cubiertos por el sistema de reciclado de DPG. Por tanto, la Marca UE de DPG no se refiere al origen comercial de dichos productos sino al hecho de que están sujetos a un sistema de reciclado.

Además, la Marca UE de DPG está situada en la parte superior izquierda de la web de DPG. Al entrar en ella, los consumidores profesionales no se guían por este signo, como elemento que asocie los servicios que presta PDG con dicha Marca UE. Por otro lado, la web afirma que los requisitos reglamentarios sobre marcado de envases desechables requiere mostrar la Marca UE en los envases de bebidas.

Por tanto, DPG no usa su Marca UE como indicación del origen empresarial de los productos. Por tanto, no la usa como Marca UE.

MARCA CONSTITUIDA POR SÍMBOLOS GENÉRICOS

Además, según la Sentencia, los elementos gráficos de la Marca de DPG (botella, lata y flecha curva que apunta hacia la izquierda) son símbolos usados en la UE, colocados en los productos que se reciclan, para indicar el proceso o los servicios de reciclaje.

El Tribunal concluye que el signo se presenta como un elemento de marcado utilizado para certificar que el embalaje forma parte del sistema DPG.

SE PODRÁ PUBLICAR UN NUEVO “GASTON LAGAFFE”, PERO SUJETO A CONDICIONES … PROPIEDAD INTELECTUAL … DERECHOS PATRIMONIALES Y MORALES

Interesante disputa sobre los derechos de autor de la figura de “Gaston Lagaffe”. Se plantea una clara diferencia entre los derechos patrimoniales y los derechos morales.

Hace unos meses Le Monde informaba de que Ediciones Dupuis podrá “resucitar” a Gaston Lagaffe, en un nuevo álbum dibujado por un nuevo artista. Pero la hija del dibujante original Franquin, podrá presentar objeciones por razones «éticas o artísticas».

¿QUIÉN TIENE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE GASTON LAGAFFE?

A principios de 2022, Les Editions dupuis, titular de los derechos sobre Gaston Lagaffe, anunció que lanzaría un nuevo álbum, titulado “Le Retour de Lagaffe”, dibujado por otro artista, el canadiense Delaf. Dupuis había adquirido la sociedad titular de la Propiedad Intelectual sobre Lagaffe, hace años.

La hija de Franquin, dibujante belga de las historias originales, se opuso a dicha publicación. Isabelle, única heredera de André Franquin, fallecido en 1997, se negó a admitir la publicación.

ARBITRAJE

MEDIDAS CAUTELARES

Ante todo, la Sra. Franquin solicitó y obtuvo de los tribunales belgas una medida cautelar de prohibición provisional de la publicación, hasta que se decidiese el fondo del asunto.

Les Éditions Dupuis se comprometió entonces a no publicar un nuevo álbum, hasta que la disputa se resolviera en cuanto al fondo mediante un arbitraje privado.

ARBITRAJE PRIVADO

A continuación, las partes iniciaron un Arbitraje privado, sobre la titularidad de los derechos de autor de la figura de “Gaston Lagaffe”. Se sometieron a un Árbitro belga, para que estudiara los derechos de amables partes, a la luz del contrato de compra de la sociedad titular de los derechos, firmado entre Les Éditions Dupuis y el Sr. Franquin.

El argumento de Isabelle Franquin era que aceptaba la “resurrección” de Gaston Lagaffe, pero Les Éditions Dupuis debía haber consultado con ella y haber sometido a su aprobación previa el proyecto de nuevo álbum “Le Retour de Lagaffe”.

Por su parte, Les Éditions Dupuis sostenía que tiene los derechos de Propiedad Intelectual sobre los personajes de Franquin, tras la compra en 2013 de la sociedad Marsu Productions, a la que el creador de Lagaffe había transferido sus derechos de autor.

Isabelle Franquin sostenía que su padre nunca había aceptado que Gaston Lagaffe pudiera ser dibujado por otro dibujante. Se trata de “un derecho moral inalienable”, que siempre puede ejercer el autor original y que nunca cedió, al firmar el contrato con Les Éditions Dupuis.

DERECHO MORAL INALIENABLE

El Arbitraje ha terminado en un Laudo en el que el Árbitro concluye que Les Éditions Dupuis, titular de la Propiedad Intelectual sobre Gaston Lagaffe y sus personajes, puede editar un nuevo álbum. Pero debe obtener la aprobación previa de Isabelle Franquin

Reconoce, así, los derechos morales de autor de la Sra. Franquin, como heredera de su padre. Estos derechos morales incluyen el derecho a decidir si la obra se publica o no, y son «inalienables»: no se pueden transferir, aun cuando se haya transferido los demás derechos de autor, sobre la Propiedad Intelectual.

El proyecto de nuevo álbum, de Gastón Lagaffe, creado por Delaf no fue aprobado por Isabelle Franquin, a pesar de que ésta ostenta los derechos morales de su padre sobre la obra y el personaje.

Insiste el Árbitro en que es necesario el acuerdo de la Sra. Franquin, para cualquier nueva creación, incluida la elección del autor. Aunque su negativa no puede ser arbitraria: debe estar justificada por razones éticas o artísticas.

Por tanto, Les Éditions Dupuis podrá editar y comercializar el nuevo álbum Le Retour de Lagaffe, siempre y cuando la hija y heredera de André Franquin dé su visto bueno al dibujante y a la obra resultante.

DERECHOS DE AUTOR: DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES

En España y los demás países de la Unión Europea, se distingue entre dos tipos de Derechos de Autor, que protegen la Propiedad Intelectual. Los derechos patrimoniales se refieren al derecho del titular de la Propiedad Intelectual a una compensación económica, en caso de uso de su obra por terceros; son derechos transferibles a terceros. Los derechos morales protegen los intereses no patrimoniales del autor.

El titular de los derechos patrimoniales de una obra, en este caso Les Editions Dupuis, podía reproducir las obras (ya existentes) de Gaston Lagaffe, de las que había adquirido los derechos; y traducirlas a otros idiomas.

En cambio, Isabelle Franquin, como heredera de los derechos morales de su padre sobre Gaston Lagaffe, puede:

Decidir si se divulgará la obra, y en qué condiciones.
Impedir cualquier deformación, modificación, alteración de la obra.
Modificar, o impedir la modificación, la obra.
Retirar la obra del mercado por haber cambiado sus convicciones intelectuales o morales.

LA FORMA DE LA BOTELLA DE SIDRA ES MARCA PROTEGIDA, DICE EL TRIBUNAL SUPREMO

Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 19 Julio 2023, sobre la botella de sidra asturiana, como marca registrable.

Esta Sentencia parece contradecirse con una reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 5 Julio 2023 (Wajos / EUIPO), que rechaza una Marca UE tridimensional, con una forma de botella, porque dicha forma era “técnicamente necesaria”, aunque la forma era “distintiva”.

La sidra asturiana se comercializa, desde el S XIX, en unas típicas botellas de color verde manzana, de forma cilíndrica y con un cuello muy específico, conocido en el argot del diseño del vidrio y cristalería como “ladies leg”. Tiene esa forma, con un cierto abombado, y el hombro redondeado, para facilitar el escanciado de la sidra.

La botella, desnuda y sin etiqueta, se reconoce como asociada a la sidra asturiana. La Asociación de la Sidra Asturiana (ASSA) registró la forma de la botella, como marca.

Hace unos años, aparecieron en el mercado otras sidras naturales, elaboradas por empresas de Galicia, Cantabria o Castilla y León. Se envasaban, también, con la botella registrada por la ASSA. Ésta les requirió para que cesaran en el uso, y todas las empresas lo hicieron, salvo una de Cantabria: Sidra Somarroza.

La ASSA demandó a Sidra Somarroza, que se opuso a la demanda y solicitó la nulidad de la marca de la botella, alegando que esta no reunía los requisitos de la Ley de Marcas al estar formada exclusivamente por elementos técnicos destinados a favorecer la conservación y escanciado de la sidra, y por carecer de carácter distintivo. Mantenía que la botella no servía para distinguir el producto.

Sidra Somarroza ganó en primera instancia y en apelación. Los tribunales declararon la nulidad de la marca de la botella registrada por la ASSA, por lo que cualquiera podía utilizar la característica botella, para envasar sidra natural.

La Asociación de la Sidra Asturiana presentó Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

En Sentencia de 19 Julio 2023, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la ASSA y reconocido la validez de su marca tridimensional de la botella de sidra asturiana.

El Tribunal reconoce la validez del registro de la botella como marca. Considera que aunque tenga elementos técnicos, la botella es distintiva, y que su uso continuado hace que todo el mundo la distinga, por lo que puede ser una marca registrada.

La Sentencia recoge el argumento de la Asociación de que ese carácter distintivo de la botella es reconocible por cualquier consumidor. Incluso sin etiqueta, se sabe que contiene sidra natural elaborada en Asturias. Esta distintividad no desaparece, según el alto tribunal, a pesar de los elementos técnicos de la botella, pensados para facilitar el escanciado.

El Tribunal Supremo considera que la botella está formada por numerosos elementos, no solo técnicos, que la hacen única y reconocible por el consumidor. Al verla, éste puede distinguir el origen empresarial —sidra natural procedente de lagares de Asturias. En consecuencia, puede ser registrada como marca.

La Sentencia condena a Sidra Somarroza a cesar en el uso de la botella de sidra asturiana, tal como está registrada como marca tridimensional. Ahora, tras la decisión del Supremo, corresponde el uso de dicha botella, en exclusiva, a los lagareros asturianos de ASSA.

USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PARA HACER «GEOBLOCKING», Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

Muy interesante Sentencia del Tribunal General de 27 Septiembre 2023 (Valve Corporation / Comisión Europea), sobre la conexión entre Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. ¿Se puede restringir la libre circulación de videojuegos dentro de la Unión Europea, mediante «geoblocking», en base a derechos de Propiedad Intelectual? ¿O es contrario al Derecho de la Competencia?

Desde hace años, estamos viendo que ciertas medidas de protección de la Propiedad Intelectual pueden ser contrarias al Derecho de la Competencia, según la Justicia europea. ¿Cómo respetar el carácter territorial de los derechos de Propiedad Intelectual, sin fragmentar indebidamente el mercado? Esta Sentencia trata el tema.

USO DE DERECHOS DE AUTOR, PARA LIMITAR EL TERRITORIO DE VENTA DE JUEGOS

VALVE es el operador de una plataforma de videojuegos llamada “Steam». Estos juegos son desarrollados por editores terceros, que tienen acuerdos de distribución con Steam. Ésta licencia su tecnología a editores, que crean juegos y los suben a la plataforma “Steam”, otorgando licencias no exclusivas de uso.

Los juegos se “venden” directamente en “Steam” o a través de distribuidores. En este último caso, “Steam” proporciona una clave de activación, que tiene una función de geobloqueo: el usuario sólo puede activar y jugar el juego en un territorio determinado.

¿GEOBLOCKING EN BASE A PROPIEDAD INTELECTUAL CONTRA EL DERECHO DE LA COMPETENCIA?

En 2021, la Comisión decidió que estos acuerdos entre VALVE y cinco editores infringían el Derecho de la Competencia: eran acuerdos anticompetitivos, para restringir las ventas pasivas transfronterizas de videojuegos de “Steam”.

La Comisión consideró que la conducta perjudicaba el buen funcionamiento de la competencia en el mercado de la Unión Europea. Según la Comisión, los derechos de Propiedad Intelectual no pueden usarse para impedir el funcionamiento del mercado interior. Esto también se aplica a los acuerdos de licencia no exclusiva y de distribución. Estos acuerdos estaban prohibidos, porque incluían restricciones territoriales por su objeto, que eran contrarias al Cerecho de la Competencia.

VALVE recurrió la decisión ante el Tribunal General.

VALVE alegó que sus acuerdos con los editores no podían ser restrictivos de la competencia por su objeto, porque no eran contratos de distribución o reventa de videojuegos. VALVE no era revendedor ni distribuidor de los juegos de los editores: era un Proveedor de Servicios Digitales. Por tanto, no debía aplicarse a su caso la Jurisprudencia que prohíbe impedir las importaciones paralelas, en contratos de distribución o licencia. En consecuencia, estos acuerdos no restringían la libre competencia, por su objeto.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General ha desestimado el Recurso de VALVE.

El Tribunal parte de la base de que, desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 Junio 1971 (Deutsche Grammophon / Metro-SB-Großmärkte), está claro que los acuerdos sobre derechos de Propiedad Intelectual también están sujetos a las normas del Derecho de la Competencia. Por tanto, las restricciones del Derecho de la Competencia se aplican al ejercicio de esos derechos.

GEOBLOQUEO PARA LIMITAR LAS IMPORTACIONES PARALELAS

El Tribunal General no acepta el argumento de defensa de VALVE de que VALVE / “Steam” era un simple Proveedor de Servicios Digitales, no un distribuidor ni licenciante de contenidos; por tanto, no se debería aplicar al caso la Jurisprudencia que castiga los acuerdos que prohíben las importaciones paralelas. Afirma la Sentencia que el geobloqueo de “Steam” tenía por objeto restringir las importaciones paralelas de los videojuegos: hacía prácticamente imposibles las ventas pasivas fuera del territorio de cada país del Espacio Económico Europeo.

Añade el Tribunal que los contratos de distribución o licencia exclusiva no son, per se, contrarios al Derecho de la Competencia. En cambio, los contratos firmados por “Steam” sí lo son, porque incluyen obligaciones contractuales y otras medidas que impiden las ventas pasivas fuera de un territorio determinado y compartimentan el mercado interior.

LIMITAR VENTAS PASIVAS FUERA DEL TERRITORIO ES CONTRARIO A LA LIBRE COMPETENCIA

La Sentencia señala que la calificación de VALVE como Proveedor de Servicios Digitales en lugar de revendedor / distribuidor no afecta a la decisión del asunto. La Comisión no prohíbe las licencias territoriales, per se. La conducta prohibida se refiere a las medidas adicionales adoptadas por VALVE y los 5 editores, para imposibilitar la venta o cualquier uso de los videojuegos fuera del territorio de un país determinado del Espacio Económico Europeo.

PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL NO PERMITE COMPARTIMENTAR EL MERCADO

Dice la Sentencia que la protección de los derechos de autor no permite a los titulares de derechos crear diferencias de precios artificiales entre los mercados nacionales divididos. Además, la actuación de VALVE no estaba destinada a proteger los derechos de autor de los editores, sino a impedir las importaciones paralelas para segmentar el mercado y cobrar precios más altos.

El Tribunal General concluye que la Comisión no se había equivocado al considerar la conducta de VALVE y de los editores contraria al Derecho de la Competencia.

UNA MARCA TRIDIMENSIONAL NO PUEDE TENER UNA «FUNCIÓN TÉCNICA», AUNQUE TENGA UNA FORMA DISTINTIVA

Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 5 Julio 2023 (Wajos / EUIPO), comentada por IpKat. Rechaza una Marca UE tridimensional, con una forma de botella. Porque dicha forma era “técnicamente necesaria”, aunque el Tribunal reconoce que la forma era “distintiva”. Esta Sentencia parece contradecirse con una reciente Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, sobre la forma de la botella de sidra, como marca registrable.

WAJOS GmbH registró la siguiente Marca UE tridimensional, para alimentos y bebidas:

La EUIPO rechazó la marca porque carecía de carácter distintivo. WAJOS recurrió ante el Tribunal General.

El Tribunal General anuló la decisión de la EUIPO. Consideró que la forma era distintiva: la impresión general era significativamente diferente de las habituales en el sector en cuestión.

En consecuencia, la EUIPO reabrió el procedimiento. De nuevo, rechazó la marca, porque consistía en una forma, que era necesaria para obtener un resultado técnico.

WAJOS recurrió de nuevo ante el Tribunal General.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General desestimó el Recurso de WAJOS, en Sentencia de 5 Julio 2023.

¿LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES TIENEN UNA «FUNCIÓN TÉCNICA»?

La Sentencia parte de la base de que cualquier forma de un producto es siempre técnicamente “funcional”: tiene una función. Por tanto, sería inapropiado impedir el registro de dicha forma como marca UE, simplemente porque ésta tiene características que permiten su uso. Argumenta que el Reglamento de Marcas de la UE sólo prohíbe el registro de una marca, si esa forma del producto sólo se debe a que incorpora una solución técnica.

Se debe pues: (1) Identificar las características esenciales de la marca tridimensional; y (2) Decidir si tienen una función técnica. Si ese es el caso, dicha forma no se puede registrar como marca UE. Porque impediría el uso de esta solución técnica por otras empresas.

PREVALENCIA DE LA «FUNCIÓN TÉCNICA», SOBRE LA ESTÉTICA DE LA FORMA

El Tribunal añade que la existencia de algún elemento distintivo (sin función técnica) de menor importancia no impide la aplicación de la norma, si todos los demás elementos esenciales cumplen una función técnica. Debe ser un elemento importante, decorativo o creativo, que no sea funcional.

El Tribunal General concluye que las características esenciales de la marca UE solicitada por WAJOS tienen funciones técnicas, aún cuando tengan un atractivo estético o sean inusuales. Por tanto, la forma de la botella de WAJOS no se puede registrar como Marca UE.

«EMMENTALER» NO PUEDE SER MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA, DICE EL TRIBUNAL GENERAL

Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 Mayo 2023 (Emmentaler Switzerland / EUIPO). La palabra “EMMENTALER” no puede ser marca UE, ni marca colectiva, porque designa un tipo de queso, y, por tanto, no tiene carácter distintivo, en parte de la Unión Europea.

EMMENTALER SWITZERLAND – CONSORTIUM EMMENTALER AOP solicitó ante la EUIPO el registro de la palabra “EMMENTALER”, en Clase 29, como marca comunitaria y como marca colectiva. La EUIPO rechazó la solicitud, porque el signo era descriptivo de un tipo de queso y no indicaba su origen geográfico.

EMMENTALER SWITZERLAND recurrió ante el Tribunal General.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón a la EUIPO y rechazado el registro de la marca “EMMENTALER”.

1.- “EMMENTALER” ES DESCRIPTIVO: NO PUEDE SER MARCA UE, YA QUE NO ES DISTINTIVO

El Tribunal General afirma, en su decisión, que el público pertinente alemán entiende que el signo «EMMENTALER» designa un tipo de queso. De ahí que sea descriptivo, al menos en parte, de la UE: Alemania.

La Sentencia recuerda, entre otras razones, la producción y venta masiva de “EMMENTALER” en Alemania sin referencia al origen del producto, y la Sentencia TJUE 5 Diciembre 2000, que reconoce que el queso emmental se fabrica y comercializa legalmente en varios Estados miembros de la UE.

En consecuencia, El Tribunal confirma la decisión de la EUIPO de que el signo es descriptivo, no distintivo y no puede ser registrado como marca UE.

2.- «EMMENTALER» NO PUEDE SER MARCA COLECTIVA

El Tribunal General ratifica, así mismo, la negativa de la EUIPO a registrar “Emmentaler” como marca colectiva también.

La Sentencia afirma que solo los signos que identifican el origen geográfico de los productos pueden registrarse como marca colectiva. “Emmentaler” no es una referencia a un origen geográfico concreto; por tanto, el Tribunal concluye que tampoco puede registrarse como marca colectiva.

EL USO DE UN DISEÑO POR UN TERCERO PUEDE SER «DIVULGACIÓN» PREVIA

Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 Abril 2023 (Activa Grillküche / EUIPO & Targa), sobre la divulgación de un diseño, anterior a su registro.

El Reglamento de Diseño Comunitario sólo permite el registro de un diseño, que sea novedoso y tenga carácter singular. Dice que un diseño no es novedoso, si antes de su presentación para ser registrado, se ha “divulgado” un diseño igual. Sin embargo, establece un “período de gracia”, para el que solicita el registro. Considera que no hay “divulgación” previa, si el diseño se ha puesto a disposición del público:

Por el diseñador o su derechohabiente; y

Durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

¿Qué sucede si el diseñador es distinto del que divulga el diseño y del solicitante del registro?

REGISTRO Y USO DEL MODELO DE UTILIDAD. REGISTRO DEL DISEÑO

En 2015, Guangzhou HUNGKAY registró un modelo de utilidad, en China, para una parrilla con la siguiente imagen:

HUGKAY había cedido a TARGA sus derechos sobre el modelo de utilidad para la UE, con efectos retroactivos: a partir del 7 de octubre de 2014.

En 2016, TARGA solicitó el siguiente diseño comunitario, idéntico a los dibujos del modelo de utilidad chino:

SOLICITUD DE NULIDAD

Activa Grillküche solicitó la nulidad del Modelo de Utilidad, alegando que el diseño comunitario registrado por Targa no tenía novedad y carácter singular, por la previa divulgación del modelo de utilidad chino.

La EUIPO rechazó la solicitud de nulidad. ACTIVA recurrió ante el Tribunal General.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General ha estado de acuerdo con la EUIPO.

Hubo divulgación, durante el período de gracia de 12 meses

La Sentencia considera que el uso por HUNGKAY del modelo de utilidad chino cubría el “período de gracia”, era indiscutible que había habido «divulgación», durante el período de 12 meses anterior a la fecha de solicitud del diseño comunitario.

Dice que el Reglamento del Diseño Comunitario permite al creador (o su derechohabiente) comercializar un modelo, durante 12 meses, antes de solicitar su registro como Diseño UE. Así el creador (o su derechohabiente) puede comprobar, durante ese período, que el diseño es un éxito antes de su registro, sin que esa “divulgación” se utilice, para oponerse a su registro.

La pregunta es si TARGA podría ampararse en dicha divulgación hecha por HUNGKAY y alegarla en su favor, para estar protegido por el período de gracia de 12 meses establecido por el Reglamento.

Válida “divulgación” del diseño por un tercero, en base a un contrato

El Tribunal General respondió afirmativamente a esta cuestión.

La Sentencia se refiere al principio de libertad contractual en el Derecho de la UE. Las partes eran libres de transferir los derechos sobre el modelo de utilidad, también con efecto retroactivo, mientras no fuera contrario al Derecho de la Unión Europea ni se hubiera hecho en fraude de derechos de terceros.

Teniendo en cuenta los acuerdos, considera indiscutible que el contrato sólo pretendía proteger los intereses del diseñador y sus sucesores.

La válida “divulgación” en el período de gracia permite registrar el diseño

Según el Tribunal, la validez de los acuerdos entre HUNGKAY y TARGA estaba fuera de duda. HUNGKAY, la parte que registró el modelo de utilidad en China, podía ceder sus derechos a la parte que “divulgaba” el modelo, TARGA. En consecuencia, esa “divulgación” era válida y TARGA se podía amparar en la misma, para ampararse en el “período de gracia” establecido por el Reglamento del Diseño, y solicitar el registro del Diseño Comunitario.