Hace un par de semanas, colgué un post en este blog, sobre una Sentencia británica, en que el Tribunal se consideró competente, ante un caso de apropiación indebida de secretos empresariales (competencia desleal), porque los efectos se producían en el mercado del Reino Unido. Hoy resumo un asunto, en que el Tribunal Supremo español ha adoptado una postura parecida.
Analizaré la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Julio de 2017 (STS 474/2017), sólo en lo que respecta a la competencia territorial internacional que asume.
DEMANDA DE COMPETENCIA DESLEAL
INFRACCIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL / KNOW HOW Y DE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Contrato de Licencia de Know how
PIPE RESTORATION es una empresa de EE.UU. de limpieza de tuberías, con un Know How propio. Concedió una licencia exclusiva para uso de su Know How en España a ACEDURAFLO; ésta asumía contractualmente una obligación de confidencialidad y de cesar en el uso del know how cuando terminara el contrato.
PIPE RESTORATION resolvió el contrato en 2011, por incumplimiento de las obligaciones contractuales de ACEDURAFLO, entre ellas el pago de royalties.
¿Actos desleales? ¿Competencia territorial de los juzgados españoles?
Un exempleado de ACEDURAFLO constituyó TECNOLOGÍA EN RESTAURACIÓN DE TUBERÍAS; era socio único y administrador. Uno de los socios de ACEDURAFLO constituyó AIRE CORINDÓN. Entre ambas, salieron al mercado que ocupaba PIPE RESTORATION, comercializando una tecnología “similar” cuanto menos.
PIPE RESTORATION presentó Demanda contra ACEDURAFLO, TECNOLOGÍA EN RESTAURACIÓN y AIRE CORINDÓN, por Competencia Desleal: violación de secretos (Art. 13 LCD), aprovechamiento de la violación de secretos industriales (Art. 14.2 LCD), engaño (Art. 5 LCD).
Los demandados plantearon la falta de legitimación activa de PIPE RESTORARION, porque no participaba en el mercado español.
Sucesivas condenas por Competencia Desleal
La Sentencia de Primera Instancia estimó la Demanda, al haber violación de secretos y aprovechamiento de esa violación; desestimó la falta de legitimación activa de PIPE RESTORATION, porque había actuado en el mercado español a través de la licencia concedida a ACEDURAFLO.
La Sentencia fue apelada por los demandados. La Audiencia ratifica que PIPE RESTORATION puede ejercitar acciones de competencia desleal, porque tenía y tiene interés en proteger su «Know How»: su difusión impediría que volviera a competir en el mercado español con la preferencia que su «secreto» le otorgaba.
La Sentencia de Apelación corroboró la violación de secretos, porque había un modo de hacer de PIPE RESTORATION, que era el know how licenciado a ACEDURAFLO. Era secreto industrial, porque PIPE RESTORATION había adoptado medidas para evitar que fuera conocido: impuso a ACEDURAFLO, en el contrato, un deber de confidencialidad y la prohibición de usar el método, después de resuelto el contrato.
Recurso de Casación
AIRE CORIDÓN presentó Recurso de Casación, insistiendo entre otras cosas, en la falta de legitimación activa de la demandante PIPE RESTORATION, porque no tenía actividad comercial en España.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. COMPETENCIA TERRITORIAL POR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
La Sentencia del Tribunal Supremo rechaza todos los motivos de casación. Me limitaré aquí a hablar de la competencia internacional de los tribunales españoles.
Participación de la demandante en el mercado español. Contrato de licencia para España
El Tribunal Supremo considera que PIPE RESTORATION, sociedad americana que se dedica a restaurar tuberías y tiene know how propio, participaba en el mercado español, al licenciar su tecnología a ACEDURAFLO, en exclusiva para España. Además, la competencia desleal, por violación de secretos industriales / know how y por aprovechamiento de la infracción de prohibición de uso del know how, afecta a la demandante, propietaria de know how, también.
Infracción de obligaciones contractuales en España que afectan a la demandante
Si la infracción de las obligaciones contractuales de confidencialidad y de cese en el uso del know how están en el origen de las conductas de competencia desleal, no cabe negar legitimación activa a PIPE RESTORATION, para el ejercicio de las correspondientes acciones frente a quienes revelaron los secretos industriales y a quienes se beneficiaron de aquella infracción contractual para explotar tales secretos.
Los demandados perjudicaron los intereses del demandante, al hacerle competencia desleal en España
El suministrar a ACEDURAFLO el know how para reparar tuberías, mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de participar en este mercado, y la violación y aprovechamiento del secreto industrial de ese know how, perjudicó los intereses que PIPE RESTORATION tenía en el know how.
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