¿CÓMO PROTEGER LOS SECRETOS DE UNA EMPRESA?

Numerosos clientes están orgullosos de su «know how», sus conocimientos específicos, su manera de trabajar, que son característicos de su empresa, y que no quieren que nadie se los copie. Nos vienen preguntando: ¿Cómo evitar estas copias? ¿Cómo protegerlos?

El paso previo es estar seguro de en qué consiste ese «Know how» específico, que les hace diferentes de las empresas de la competencia; y estar seguro que tiene un valor económico.

La Ley de Secretos Empresariales protege la confidencialidad de la información empresarial que tiene valor económico y se mantiene en secreto por la empresa. Esta Ley establece que se considera secreto empresarial la información que: (1) Tenga valor empresarial y económico; (2) No sea de dominio público; (3) Haya sido protegida debidamente.

Por tanto, cualquier empresa debería tomar medidas de protección de su «know how», si quiere que la competencia no se lo copie.

I.- DELIMITAR CLARAMENTE QUE SON LOS SECRETOS EMPRESARIALES

1.- Fijar qué es el secreto empresarial de forma fehaciente

Hecho esto, el primer paso, en la protección de un secreto empresarial es “fijar”, dejar claro en qué consiste. El sistema habitual es un “depósito notarial”.

Los creadores / propietarios del secreto levantan un acta notarial, a la que incorporan un documento (o un c.d. o similar), explicando:

–   En qué consiste el secreto empresarial

–   Para qué sirve

–   Cómo funciona

–   Quién lo ha creado

–   Quién es su propietario y cómo lo ha adquirido

–   Por qué es secreto

–   Por qué tiene un valor económico

–   Cómo se protege

2.  Documentar y evaluar la información y adoptar medidas para gestionar los riesgos

El siguiente paso es documentar: dejar constancia de los secretos comerciales en un registro interno. 

A continuación, se deberían evaluar los riesgos que se derivan de la sustracción o copia de esos secretos.  ¿Qué departamentos están más expuestos a filtraciones?

Conviene adoptar medidas adicionales para proteger a los departamentos cruciales para su supervivencia.

II.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN EFECTIVAS Y PRÁCTICAS

3.- Implantar procedimientos internos, dentro de la empresa, para proteger los secretos empresariales.

Además, conviene establecer un sistema interno, definiendo:

–   Cómo se protege el secreto empresarial internamente

–   Quién tiene acceso al secreto (personas o cargos concretos)

–   Las medidas de protección, para que no acceda cualquier empleado, sólo el que tiene una causa concreta para acceder.

–   El sistema de control de los accesos.

–   El control de la documentación y la obligación de devolverla, cuando no la usen.

4.  Crear procedimientos para la cadena de suministro. Contratos

Puede que los actores externos, como socios de empresas conjuntas, proveedores, distribuidores o agentes, incluso clientes, tengan acceso a los secretos comerciales con fines de fabricación, desarrollo de productos u otras colaboraciones. 

Estos actores externos podrían apropiarse de los secretos empresariales. Es crucial tener procedimientos, para proteger los activos confidenciales, ante intromisiones de estos externos, o mal uso de los mismos.

Los contratos de no competencia / confidencialidad / no divulgación con actores externos pueden ser una protección razonable.

5.  Formación a los empleados y proveedores

Finalmente, la formación es esencial para que empleados y externos sepan qué se espera de ellos cuando tengan que manipular esa información.  

¿SECRETOS EMPRESARIALES O LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Interesante Sentencia TEDH 14 Febrero 2023 (Halet / Luxemburgo), comentada en Expansión Jurídico, Resuelve un conflicto entre secretos empresariales y derecho a la libertad de expresión del llamado «whistleblower» o «informante».

Un empleado de PricewaterhouseCoopers PWC en Luxemburgo, filtró a los medios de comunicación documentos que explicaban la estrategia de ahorro fiscal de dichos asesores. El empleado fue denunciado, por revelar secretos empresariales y condenado. Éste acabó llevando su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH.

El empleado fue condenado en los tribunales de Luxemburgo a indemnizar a PWC, por revelar secretos empresariales. Dicha condena fue ratificada por Sentencia del TEDH (Sala), que dio primacía al secreto empresarial de la empresa, frente a la Libertad de Información.

Sin embargo, la Sentencia TEDH (Gran Sala) 14 Febrero 2023 (Halet c. Luxemburgo) ha revocado la anterior decisión del TEDH. Establece que la conducta del empleado está amparada por el derecho a la libre información, ante el que cede el derecho al secreto empresarial, porque la información era relevante para el interés público.

Hasta ahora, la Jurisprudencia del TEDH tenía establecidos dos casos en que la libertad de expresión del informante prevalece frente al secreto profesional: cuando la información es sobre hechos ilícitos; o “reprochables”, aunque no fueran delitos.

A partir de esta Sentencia, la libertad del informante va más allá: podrá informar de hechos que puedan ser relevantes para el interés público, aunque merme el derecho al secreto empresarial, legalmente reconocido en España y en la Unión Europea.

TESIS DOCTORALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y «KOW HOW» (2/2)

Hemos tenido, últimamente, varios asuntos relacionados con tesis doctorales y la Propiedad Intelectual de sus autores y el Know How subyacente.  Nos han venido a ver varias personas que están preparando sus tesis doctorales. Nos preguntan: 

¿De quién es la Propiedad Intelectual de la tesis? ¿Del tesinando? ¿Cuál es el papel del director de la tesis y el de la Universidad? ¿A quién corresponden los derechos sobre la tesis? 

¿Puedo proteger mi Know How, contenido en la tesis?

KNOW HOW: METODOLOGÍA SUBYACENTE A LA TESIS

LA METODOLOGÍA USADA EN LA TESIS PUEDE SER UN «KNOW HOW» DEL AUTOR

Muchas tesis, además del propio texto (la “Obra”, la “Propiedad Intelectual”) tienen subyacente un trabajo de campo, un know how, una forma de trabajar. Éste “know how” puede no estar protegido por Derechos de Autor: porque es anterior a la tesis, porque es genérico, porque no se ha plasmado en un texto. Pero existe: es la forma en que el autor, por ejemplo, trabaja. 

Este “know how” es un derecho distinto de la Propiedad Intelectual. Conviene protegerlo y que no esté a disposición general. La única forma de protegerlo es como “Secreto Empresarial”. 

¿CÓMO SE PROTEGE UN «KNOW HOW»?

La protección del “know how” tiene dos fases muy distintas: la adopción de medidas para mantener el secreto; y la posterior de protección de la confidencialidad de ese secreto.

SECRETO EMPRESARIAL Y CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD

EL SECRETO EMPRESARIAL

El Art. 1 de la Ley de Secretos Empresariales establece que se considera “Secreto Empresarial” cualquier información o conocimiento … tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que:

a) No sea generalmente conocido por las personas de los círculos en que se utilice esa información o conocimiento, ni fácilmente accesible;

b) Tenga un valor empresarial, por ser secreto, y

c) Sea objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto.

Por tanto, sólo será protegible como secreto la información que haya sido debidamente protegida. 

Esto tiene consecuencias prácticas importantes, para las tesis doctorales.  Por un lado, no es conveniente explicar la metodología de trabajo de campo.

Tampoco conviene explicar todo el trabajo subyacente.

Basta con incluir el estudio y el resultado. Sin detallar las metodologías.

Por otro lado, debe evitarse (o salvaguardarse con cláusulas de confidencialidad) el registro de la totalidad de la tesis entera en el TDEX. Se puede publicar una memoria recortada: excluir las partes cubiertas por el secreto, que no se quieren hacer públicas.

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

Una vez protegido el “know how” como Secreto Empresarial, la transmisión de ese know how (incluso de una parte) a terceros se puede (y debe) hacer sujeta a un acuerdo de confidencialidad.  La parte que recibe la información confidencial (en este caso, la Universidad) se compromete a:

• No usar dicha información; 
• Ni transmitirla a terceros. 

Las instituciones universitarias y las empresas están muy acostumbradas a firmar acuerdos de confidencialidad. Ésta puede cubrir: la memoria de la tesis; la tesis en general; o las partes que explican el secreto.  

La confidencialidad puede extenderse a la publicación de la tesis en el TDEX. Se permitiría la publicación, pero de una versión “depurada” de las partes cubiertas por el “Secreto Empresarial”, que se señalan de una forma acordada en el texto.  

SECRETOS EMPRESARIALES, COMPETENCIA DESLEAL Y JURISDICCIÓN BRITÁNICA

Una vez más, los tribunales británicos deciden que tienen jurisdicción en una disputa internacional, sobre Derechos de Propiedad Intelectual. Interesante Sentencia de 9 Octubre 2020 (Shenshen Senior / Celgard) del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, en un caso de violación de Secretos Empresariales. Interesantes artículos en IpKat y Lucentinus.

Por cierto, la posición del Tribunal Supremo británico es compartida por el Tribunal Supremo español, como veremos en un próximo blog.

INFRACCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

CELGARD, empresa de EE. UU, y SENIOR, compañía china, fabrican separadores de baterías para vehículos eléctricos.

Un ex investigador de CELGARD fue contratado por SENIOR en 2017, con lo que ésta amplió rápidamente su gama de productos y ganó posiciones en el mercado. Aparentemente, SENIOR cambió la formulación de sus productos. Según CELGARD, usó sus secretos empresariales, que le había transmitido su ex-empleado. 

En 2020, CELGARD presentó una Demanda contra SENIOR ante los tribunales británicos, por estar infringiendo sus secretos empresariales. SENIOR vendía su producto que era «imitativo» del de CELGARD en Reino Unido: un cliente británico le había informado que estaba valorando el adquirir el producto alternativo de SENIOR. 

CELGARD solicitó medidas cautelares: que se prohibiera a SENIOR entregar muestras de separadores al cliente. La solicitud se basaba en el Reglamento británico sobre Secretos Empresariales de 2018, que traspuso la Directiva de Secretos Empresariales de 8 Junio 2016 (2016 / 943).   

En primera instancia, el Juez acordó la medida cautelar, y SENIOR apeló. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN

La Sentencia de Apelación establece una serie de cuestiones interesantes, sobre la ley aplicable y la jurisdicción británica en este caso. 

Es aplicable el Derecho del Reino Unido, donde se produjeron los hechos ilícitos

El Tribunal parte de la base de que los Secretos Empresariales no son una nueva categoría de derechos de Propiedad Intelectual (Propiedad Industrial, en España). La información no es de nadie y la Directiva UE de Secretos Empresariales no ha creado un nuevo tipo de “propiedad intelectual” protegible per se. 

Por tanto, el Tribunal entiende que la infracción de secretos empresariales es un subtipo de competencia desleal, no es una infracción de propiedad intelectual. 

El Secreto Empresarial sería una forma reforzada de la información confidencial. Se caracteriza porque su titular puede impedir que un empleado use o revele esa información de la empresa, incluso sin contrato escrito que se lo prohíba. 

El Tribunal británico señala que, si el citado Reglamento sobre Secretos Empresariales británico es más favorable para el titular de un secreto empresarial que el nivel mínimo de protección que garantiza la Directiva UE, la persona cuyos secretos se han violado, puede acogerse a este mayor nivel de protección. 

El principio establecido en la Sentencia TJUE  13 Noviembre 1990 (Marleasing / Comercial Internacional de Alimentación) lleva a aplicar el nivel más alto de protección que otorgue la legislación nacional, frente al nivel mínimo de protección de la normativa de la UE.

Por tanto, correspondería aplicar la normativa británica, que es más protectora del Secreto Empresarial. 

Es competente la jurisdicción del Reino Unido, donde se produjo el daño

Para decidir sobre su jurisdicción, el Tribunal estudia dónde se produjo el daño a la demandante CELGARD. En base al Art. 4 (1) del Reglamento de 11 Julio 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones No Contractuales (Roma II), sitúa el daño allí donde el acto o actos de competencia desleal objeto del caso se han producido. 

En este caso, sería el Reino Unido. SENIOR ofrecía productos, que incorporaban el Secreto Empresarial de CELGARD en aquel mercado. Luego allí se producía el acto de Competencia Desleal / infracción de Secreto Empresarial. 

Considera que el daño no se produce en China, como decía SENIOR: donde estaba situado el Secreto Empresarial, al ser sustraído. El ilícito no consiste en la sustracción de un bien o derecho (una “propiedad intelectual”). La Información Confidencial no es una propiedad. El ilícito se produce en Reino Unido: donde la Información Confidencial / Secreto Empresarial se usa. 

Por tanto, según el Tribunal, la jurisdicción británica tendría competencia para enjuiciar este tipo de ilícito concurrencial.

PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN JUICIO (3/4)

ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS Y SECRETO EMPRESARIAL

Nuestra Ley de Enjuiciamiento prevé tres tipos de medidas de aseguramiento, previo a la tramitación del Procedimiento Principal hasta Sentencia: las Diligencias Preliminares, la Prueba Anticipada y las Medidas Cautelares propiamente dichas. 

Diligencias Preliminares

Las Diligencias Preliminares de los Arts. 256 y ss L.E.C. permiten al demandante preparar el Juicio, pidiendo la declaración del futuro demandado o la exhibición de documentos o cosas o datos que éste tenga en su poder. 

Prueba Anticipada

La Anticipación y Aseguramiento de Prueba de los art. 293 y ss L.E.C. permiten al demandante practicar pruebas antes del Juicio. De forma muy importante, le permiten obtener la custodia de materiales, incluido el aseguramiento de pruebas. 

MEDIDAS CAUTELARES Y SECRETO EMPRESARIAL

Además, nuestra Ley de Enjuiciamiento tiene sistemas, para evitar que la prolongación del Procedimiento convierta la Sentencia en un papel: las Medidas Cautelares.

Parece claro que el uso o la transmisión a terceros de Secretos Empresariales ajenos puede producir daños irreparables a su titular. Los Arts. 10 y 11 de la Directiva y los Arts. 20 y ss. de la Ley establecen el régimen de las medidas cautelares, que eviten estos daños irreparables. 

ABUSO DE LAS MEDIDAS ASEGURADORAS ANTERIORES. PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

Es probable que se utilicen los tres tipos de medidas aseguradoras, para obtener información importante, sobre el ex empleado o sobre la empresa de la competencia donde ha ido a trabajar. 

Para evitar este peligro la defensa deberá reclamar que la obtención de pruebas, en el marco de estas diligencias, sea muy específica; y que las medidas no permitan al demandante obtener más información que la realmente necesaria. .

Necesaria definición del secreto empresarial

En todos estos casos, será aún más necesario que el demandante explique qué sea sus secretos empresariales, supuestamente infringidos.

En esencial la prueba de: la existencia del secreto empresarial y su apropiación ilícita. Las referencias genéricas a secretos no valdrán absolutamente para nada.

PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN JUICIO (2/4)

¿QUÉ PASA CON EL SECRETO EMPRESARIAL EN UN JUICIO?

Este carácter secreto, esa necesidad de preservar la confidencialidad de la información y documentación, choca con otra necesidad: la de revelar información y compartir documentación, en caso de que haya un Juicio sobre ese secreto empresarial 

Necesaria aportación de pruebas del secreto empresarial

En España, es necesario aportar las pruebas documentales, al presentar la Demanda. Así lo establece el Art. 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  1. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse:

·         1.º Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.

Desarrolla lo anterior el Art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

1. Cuando con la Demanda, la Contestación o, en su caso, en la Audiencia Previa, no se presenta algún documento … dictamen e informe que han de aportarse en esos momentos … no podrá presentarse el documento posteriormente …

Por tanto, los documentos que prueben que ese know how existe y se ha mantenido secreto, se deben presentar, al iniciarse el Procedimiento, con la Demanda.

Sin embargo, los demandantes intentan aportar al Juzgado la mínima información y documentación posible, sobre su Secreto Empresarial. Precisamente, para que siga siendo secreto.

A su vez, el demandado necesita saber exactamente de qué se le acusa, en qué consisten esos secretos, que supuestamente ha infringido.  En caso contrario, no podría defenderse. 

Necesaria protección en juicio del Secreto Empresarial

El legislador ha sido consciente de este conflicto de intereses, en el Procedimiento judicial: protección del secreto empresarial del demandante; y garantía del derecho de defensa del demandado. 

Por esta razón, tanto la Directiva de la Unión como la Ley española, contienen medidas de protección del secreto. 

El Art.9 de la Directiva de Secretos Empresariales exige a los Estados miembros que:

1.- Garanticen que los intervinientes en un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos de dicho proceso, no estén autorizados a utilizar o revelar un secreto comercial … que las autoridades judiciales … hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o dicho acceso … 

2.- Velen por que las autoridades judiciales puedan tomar medidas … para preservar la confidencialidad de cualquier secreto comercial … utilizado o mencionado en un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial … 

Las medidas … deben incluir, como mínimo:

–   Restringir a un número limitado de personas el acceso a: cualquier documento que contenga secretos comerciales; y las vistas en que se puedan revelar secretos empresariales. 

–   Poner a disposición de los no incluidos en el limitado número de personas … una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte …

El propio artículo de la Directiva habla ya de la necesidad de:-   Adoptar medidas de protección de la confidencialidad proporcionales; y –   Garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva (del demandado).

En el mismo sentido, el Art. 15 de la Ley de Secretos Empresariales española: “Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial”. Contiene niveles de protección y exigencias iguales a las de la Directiva. 

Fase de Escritos Iniciales

En el Procedimiento español, la Demanda inicial es el momento en que debe presentarse las pruebas del Secreto Empresarial. El Art. 265 de la L.E.C. así lo exige.

Existe el peligro de que el demandante intente presentar versiones demasiado vagas de sus secretos empresariales. Esto choca con el derecho del demandado a conocer exactamente de qué se le acusa: qué ha obtenido de forma ilícita.

Por tanto la defensa puede solicitar medidas para exigir al demandante que identifique sus secretos empresariales con precisión, a la vez que se protege su confidencialidad.

Es diferente exponer un secreto empresarial en una Demanda, de forma exhaustiva, que identificarlo con el suficiente detalle, para que la defensa pueda saber de qué secreto hablamos. Es importante explicar el secreto, para que se pueda diferenciar de los conocimientos generales, que tendría cualquier persona del sector.

Necesaria distinción: Secreto Empresarial no es lo mismo que conocimientos técnicos del empleado 

Los empleados que abandonan un trabajo, para irse a la competencia, necesariamente se llevan conocimientos y técnicas aprendidas en su empleo anterior. 

En caso de Demanda, el antiguo empleado debe saber de qué se le acusa: qué conductas concretas suyas han infringido el Secreto Empresarial. Caso contrario el empleado nunca podrían trabajar en otra empresa, ante el peligro de que puedan ser acusados de apropiarse de Secretos Empresariales. 

Por tanto la Demanda deberá probar los actos específicos de apropiación ilícita, mediante pruebas claras.

PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN JUICIO (1/4)

Las empresas están ahora dotadas de una potente arma de protección de sus Secretos Empresariales, frente al pirateo de su know how. La Directiva Europea UE 2016/943 de 8 Junio 2016 sobre Protección de Conocimientos Técnicos e Información Empresarial No Divulgados (secretos comerciales) y la Ley de Secretos Empresariales 1/2019 de 20 Febrero 2019 española han puesto de moda el Secreto Empresarial.

¿QUÉ ES SECRETO EMPRESARIAL?

No todo “know-how” de una empresa es “secreto” por definición. 

El Art. 2 de la Directiva de la Unión Europea sobre Secretos Empresariales define como “Secreto Empresarial” la información que: 

• No es generalmente conocida por las personas de los círculos en que normalmente se use esa información, ni fácilmente accesible; y
• Tiene un valor económico, por su carácter secreto; y  
• Ha sido razonablemente protegida, para mantenerla secreta.

El Art. 1 de la Ley de Secretos Empresariales española incluye una definición muy parecida: 

Información o conocimiento … tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que:

• No es generalmente conocido, ni fácilmente accesible, en su conjunto, configuración o componentes, por el círculo en que normalmente se use; y  
• Tiene un valor empresarial, real o potencial, por ser secreto; y
• Ha sido objeto de medidas razonables por su titular para mantenerlo en secreto.

Por tanto, para poder proteger un know how, como Secreto Empresarial, su titular debe tomar medidas razonables para mantener dichos conocimientos como secretos.

Si el titular transmite a otros su información, sin someterla a obligaciones de confidencialidad, deja de ser secreta.