Diseño Comunitario

UN DISEÑO COMUNITARIO ESTÁ EN EL MERCADO, SI SE ANUNCIA EN AMAZON

Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 Marzo 2023 (Homy Casa / EUIPO & Albatros International), comentada por Ipkat. ¿La publicidad en Amazon prueba la existencia de un diseño en el mercado, antes de que un tercero lo registre como Diseño Comunitario?

Un diseño solo puede ser protegido como Diseño Comunitario Registrado DCR, si es nuevo y tiene carácter singular, en comparación con los diseños divulgados antes de la solicitud de su registro. Así lo establece el Reglamento de Diseño de Comunitario de 12 Diciembre 2001. Según el Reglamento, un diseño anterior se ha divulgado, si ha sido publicado, exhibido, utilizado en el comercio … En ese caso, el diseño «divulgado» sería prioritario y no se podría registrar un diseño similar, por falta de novedad y carácter singular.

Una forma frecuente de divulgar un diseño, hoy en día, es su publicación online o su uso en internet, de otras formas; por ejemplo, en una tienda on line. ¿Cómo probar a partir de qué fecha se ha usado el diseño, en Internet por primera vez, a efectos de establecer la prioridad? La Sentencia que hoy examinamos analiza si la prueba de uso en Amazon es fiable, teniendo en cuenta que ésta se puede manipular. 

HOMY CASA registró el siguiente Diseño Comunitario ante la EUIPO:

ALBATROS INTERNATIONAL solicitó ante la EUIPO la nulidad de dicho Diseño Comunitario. Alegó la falta de novedad y carácter singular del Diseño Registrado, en comparación con un diseño que estaba en el mercado antes, y que es el siguiente:

La EUIPO declaró la nulidad del Diseño Registrado, porque carecía de carácter singular, en comparación con el diseño anterior, que se había anunciado en Amazon, según la documentación aportada por ALBATROS INTERNATIONAL.

La decisión fue apelada por HOMY CASA. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL 

El Tribunal ha dado la razón a la EUIPO.

¿DIVULGACIÓN PREVIA?

La Sentencia recuerda que el Reglamento del Diseño Comunitario establece que un diseño ha sido divulgado al público, si ha sido publicado o exhibido, utilizado en el comercio o vendido, antes de la solicitud de registro del segundo diseño, a menos que estos hechos no pudieran razonablemente haber sido conocidos en los medios especializados del sector. 

Según la Jurisprudencia, la parte que sostiene que ha habido divulgación previa debe demostrarlo. Es libre de elegir la prueba que estime útil, para demostrar dicha divulgación; pero debe basarse en elementos concretos.

¿Prueba del uso previo del Diseño? Publicidad en Amazon

Según la Sentencia, ALBATROS INTERNATIONAL presentó ante la EUIPO dos ofertas de venta del producto con el diseño anterior en «amazon.de», ambas anteriores al registro del segundo diseño. La EUIPO concluyó que estas pruebas dejaban claro que el diseño previo había sido divulgado, con anterioridad al registro del diseño de HOMY CASA ante la EUIPO.

El Tribunal General considera que no hay límites en cuanto a dónde debe ser esa divulgación del diseño anterior, para que pueda considerarse que ha sido divulgado entre el público. Y AMAZON es un “sitio” habitual, para divulgar productos, como los del diseño  previo.

AMAZON ES FIABLE, PARA PROBAR LA FECHA DE USO PREVIO DEL DISEÑO

La Sentencia responde a la alegación de HOMY CASA de que el contenido del “sitio” de Amazon pudo ser modificado y es difícil comprobarlo. Considera que no es así, en las ofertas de venta por Amazon: ésta atribuye un número ASIN a cada artículo listado por primera vez en su catálogo; y está prohibido crear un nuevo número ASIN para este producto. Por tanto, la prueba de la primera aparición de un producto en Amazon es fiable. 

El Tribunal dice que ALBATROS INTERNATIONAL había presentado capturas de pantalla de “amazon.de” con ofertas de venta del producto. Tenían el mismo número ASIN y mencionaban la fecha de disponibilidad del producto. En consecuencia, contenían información precisa y fiable sobre la fecha originaria de disponibilidad del producto.

En cambio, HOMY CASA no aportó ningún elemento serio y concreto, que pudiera generar dudas sobre la credibilidad de estas capturas. No basta con alegar que ha habido una manipulación del número ASIN del producto en Amazon: hay que probarla. 

Hay uso previo en EN AMAZON. Su registro por un tercero, como Diseño, es nulo

Así pues, la publicación de ofertas del producto con el diseño anterior son prueba de que este producto ha sido publicado, exhibido, utilizado en el comercio o divulgado de otra manera, antes de que HOMY CASA solicitara el registro de su diseño. Por tanto, el diseño registrado carece de novedad y debe ser rechazado.

¿LOS CONSUMIBLES DE UN PRODUCTO PUEDEN SER DISEÑOS COMUNITARIOS? ¿O SÓLO MEROS COMPONENTES?

Tres interesantes sentencias recientes de los tribunales europeos, en materia de diseños, comentadas por IpKat. Dos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, originadas por disputas ante tribunales alemanes; y una sentencia del Tribunal General.

La Sentencia del Tribunal General de la UE TGUE 22 Marzo 2023 (B & Bartoni / EUIPO & Hypertherm) trata del diseño de un producto que se incorpora a otro más complejo, pero no forma parte del mismo. ¿Se puede proteger como Diseño Comunitario?

Las partes componentes de un producto complejo sólo se consideran “Diseño” de la UE, si esos componentes son visibles durante el uso normal del producto complejo. ¿Cuándo una pieza de un producto complejo es un componente de dicho producto, o es autónoma y, por tanto, protegible como Diseño?

La empresa estadounidense HYPERTHERM, Inc. es propietaria del siguiente Diseño Comunitario, para electrodos de sopletes de soldadura:


Muestra un electrodo para sopletes de soldadura. Se define como “Sopletes … (parte de)”

La empresa checa B & BARTONI Spol. solicitó la nulidad de dicho Diseño. Argumentó que el electrodo era un componente de un soplete de soldadura, que es un producto complejo. El electrodo no es visible durante el uso normal del soplete. Luego no podría ser protegido como “Diseño”.

La EUIPO rechazó la nulidad. Consideró que el electrodo protegido por eel Diseño Comunitario no es un componente de un soplete de soldadura, sino un diseño independiente.

B & BARTONI recurrió ante el Tribunal General.



SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General ha ratificado la decisión de la EUIPO

El Tribunal recuerda que el componente de un producto complejo debe ser visible durante el uso normal de dicho producto, para ser protegido como diseño. Pero dicha restricción a la protección del diseño debe interpretarse restrictivamente.

La Sentencia recuerda que el componente de un producto complejo es una pieza, destinada a ser ensamblada en un artículo complejo, que puede ser desensamblado y ensamblado y, sin el cual, el producto complejo no podría utilizarse.

El Tribunal General estudia si un electrodo es componente de un soplete de soldadura. 

¿LA PIEZA TIENE CONEXIÓN PERMANENTE CON EL PRODUCTO COMPLEJO?

El electrodo es un consumible, sin conexión permanente con el soplete

La Sentencia dice que:

  • Un electrodo es un consumible. No tiene conexión permanente con el soplete de soldadura: debe ser reemplazado regularmente. Es bastante fácil de reemplazar y el propio usuario hace la sustitución.
  • El usuario puede percibir las características del electrodo, independientemente de que esté visible, una vez insertado.

Estos factores argumentan en contra de que el electrodo sea un componente.

El electrodo se puede reemplazar, sin desmontar y volver a montar el producto complejo 

El Tribunal describe un «producto complejo» como el que está formado por varios componentes, que se desmontan y se vuelven a montar en el producto. 

Por tanto, no es probable que un producto sea un “componente”, si puede ser reemplazado sin desmontar o volver a montar el producto complejo al que se incorpora. 

Éste sería el caso del electrodo de HYPERTHERM. Puede ser reemplazado por el usuario, de forma sencilla. Por eso, su sustitución no puede considerarse que sea un desmontaje y montaje de un producto complejo.

De esto concluye la Sentencia que el electrodo no es un mero componente del soplete, considerado como producto complejo.

PRODUCTO COMPLEJO INDEPENDIENTE DE LA PIEZA OBJETO DEL DISEÑO

El soplete de soldadura está completo sin necesidad del electrodo

Según el Tribunal, el público relevante normalmente:

  • Considera que un producto complejo está incompleto, si carece de sus componentes; y
  • Compra los productos complejos, incluyendo todos sus componentes.

En cambio, el público relevante:

  • No percibe que los sopletes de soldadura estén incompletos sin electrodo; y 
  • Compra los sopletes, sin electrodos, que se venden por separado. 

Los electrodos son intercambiables 

El Tribunal finaliza diciendo que un producto que no se puede usar en diferentes productos complejos, es más probable que se conecte de una “manera duradera y adaptada” al producto complejo y, por lo tanto, sea un componente.

Autonomía del electrodo, objeto del diseño

La Sentencia explica que el electrodo de HYPERTHERM es compatible con los sopletes de otras empresas, concluyendo de esto que dicho electrodo de HYPERTHERM no es un mero componente de un producto complejo. Tiene “vida independiente”. Por tanto, puede registrarse como Diseño Comunitario. 

¿CUÁNDO UN DISEÑO COMUNITARIO DEPENDE DE SU FUNCIÓN TÉCNICA?

Tres interesantes sentencias recientes de los tribunales europeos, en materia de diseños, comentadas por IpKat. Dos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, originadas por disputas ante tribunales alemanes; y una sentencia del Tribunal General.

La Sentencia TJUE de 2 Marzo 2023 (Papierfabriek Doetinchem / Sprick) rechaza el registro, como Diseño Comunitario, de formas incluidas en el diseño, porque tienen una función técnica. Dice el Art. 8 del Reglamento del Diseño Comunitario que un Diseño no podrá consistir en la apariencia de un producto dictada exclusivamente por su función técnica. 

SPRICK GmbH, produce dispensadores de papel. Tiene una Patente y un Diseño Comunitario Registrado para el siguiente dispensador:

El producto real tiene el siguiente aspecto bicolor:

¿INFRACCIÓN DE DISEÑO? ¿DISEÑO VÁLIDO O TENÍA FUNCIÓN TÉCNICA?

SPRICK demandó a PAPIERFABRIEK DOETINCHEM BV, por infracción de su Diseño Comunitario. Le acusó de vender dispensadores de papel, que según SPRICK, imitan su Diseño. DOETINCHEM reconvino, solicitando la nulidad del Diseño Comunitario de SPRICK, porque sus características venían dictadas únicamente por su función técnica. Es decir, no podían ser protegidas como Diseño Comunitario

El Tribunal Superior Regional de Düsseldorf desestimó la acción de infracción de SPRICK y declaró inválido su Diseño. El Tribunal argumentó que todas las características del producto tenían una razón técnica, porque también estaban incluidas en la Patente de SPRICK. 

La Sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo alemán.

El Tribunal Supremo alemán consideró que el Tribunal Superior había dado demasiada importancia a la Patente de Sprick. El propósito de reivindicaciones, descripciones y dibujos de una patente es explicar sus aspectos técnicos y no la apariencia del producto. El Tribunal Superior debió estudiar si las consideraciones visuales habían jugado un papel en el diseño del producto, y si se había diseñado en dos piezas, para permitir la apariencia bicolor del producto. Además, el Tribunal Superior debió tomar en consideración que SPRICK tenía otros diseños, para variaciones del dispensador, aunque tuvieran la misma función técnica.

El Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal Superior Regional. Este último remitió dos cuestiones preliminares al TJUE, que éste contesta en su Sentencia. 

SENTENCIA DEL TJUE

¿EL DISEÑO TIENE UNA FUNCIÓN TÉCNICA?

¿Qué importancia tiene que el titular de un diseño tenga registrados otros diseños alternativos, para decidir si la apariencia de un producto se debe sólo a su función técnica?

El TJUE señaló que el Reglamento de Diseño impide el registro como diseños de las características de un producto que tienen una función técnica; y esa función técnica ha sido el criterio seguido por el diseñador para su elección.

La existencia de diseños alternativos que cumplan la misma función no es suficiente para otorgar protección al diseño. Se podría dar el caso de que el solicitante de un Diseño Comunitario registrase diseños, para todas las alternativas técnicas, e impidiera así que terceros utilizaran diseños, que en realidad solo tienen una función técnica. 

Por lo tanto, la existencia de diseños alternativos no es decisiva para decidir la cuestión.

¿TIENE IMPORTANCIA QUE EL DISEÑO SE HAYA REGISTRADO EN COLORES?

Al evaluar la funcionalidad técnica, ¿se ha de tener en cuenta si el diseño permite una apariencia multicolor en caso en que el diseño no se haya registrado con esos colores?

El TJUE sostiene que los aspectos visuales, como un diseño que tiene dos componentes que permiten que el producto tenga apariencia multicolor, pueden tenerse en cuenta en la evaluación general del Diseño Comunitario.

Sin embargo, la mera posibilidad de una apariencia multicolor del producto no es suficiente. Dicha apariencia multicolor debe aparecer en la representación del Diseño Comunitario, cuando se registra. Caso contrario, ni la EUIPO ni los competidores podrían saber cómo es realmente el Diseño registrado, si hubieran de tenerse en cuenta elementos no visibles en el Diseño Comunitario registrado.