Propiedad Intelectual

SE PODRÁ PUBLICAR UN NUEVO “GASTON LAGAFFE”, PERO SUJETO A CONDICIONES … PROPIEDAD INTELECTUAL … DERECHOS PATRIMONIALES Y MORALES

Interesante disputa sobre los derechos de autor de la figura de “Gaston Lagaffe”. Se plantea una clara diferencia entre los derechos patrimoniales y los derechos morales.

Hace unos meses Le Monde informaba de que Ediciones Dupuis podrá “resucitar” a Gaston Lagaffe, en un nuevo álbum dibujado por un nuevo artista. Pero la hija del dibujante original Franquin, podrá presentar objeciones por razones «éticas o artísticas». 

¿QUIÉN TIENE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE GASTON LAGAFFE?

A principios de 2022, Les Editions dupuis, titular de los derechos sobre Gaston Lagaffe, anunció que lanzaría un nuevo álbum, titulado “Le Retour de Lagaffe”, dibujado por otro artista, el canadiense Delaf. Dupuis había adquirido la sociedad titular de la Propiedad Intelectual sobre Lagaffe, hace años. 

La hija de Franquin, dibujante belga de las historias originales, se opuso a dicha publicación. Isabelle, única heredera de André Franquin, fallecido en 1997, se negó a admitir la publicación. 

ARBITRAJE

MEDIDAS CAUTELARES

Ante todo, la Sra. Franquin solicitó y obtuvo de los tribunales belgas una medida cautelar de prohibición provisional de la publicación, hasta que se decidiese el fondo del asunto. 

Les Éditions Dupuis se comprometió entonces a no publicar un nuevo álbum, hasta que la disputa se resolviera en cuanto al fondo mediante un arbitraje privado. 

ARBITRAJE PRIVADO

A continuación, las partes iniciaron un Arbitraje privado, sobre la titularidad de los derechos de autor de la figura de “Gaston Lagaffe”. Se sometieron a un Árbitro belga, para que estudiara los derechos de amables partes, a la luz del contrato de compra de la sociedad titular de los derechos, firmado entre Les Éditions Dupuis y el Sr. Franquin. 

El argumento de Isabelle Franquin era que aceptaba la “resurrección” de Gaston Lagaffe, pero Les Éditions Dupuis debía haber consultado con ella y haber sometido a su aprobación previa el proyecto de nuevo álbum “Le Retour de Lagaffe”. 

Por su parte, Les Éditions Dupuis sostenía que tiene los derechos de Propiedad Intelectual sobre los personajes de Franquin, tras la compra en 2013 de la sociedad Marsu Productions, a la que el creador de Lagaffe había transferido sus derechos de autor. 

Isabelle Franquin sostenía que su padre nunca había aceptado que Gaston Lagaffe pudiera ser dibujado por otro dibujante. Se trata de “un derecho moral inalienable”, que siempre puede ejercer el autor original y que nunca cedió, al firmar el contrato con Les Éditions Dupuis. 

DERECHO MORAL INALIENABLE

El Arbitraje ha terminado en un Laudo en el que el Árbitro concluye que Les Éditions Dupuis, titular de la Propiedad Intelectual sobre Gaston Lagaffe y sus personajes, puede editar un nuevo álbum. Pero debe obtener la aprobación previa de Isabelle Franquin

Reconoce, así, los derechos morales de autor de la Sra. Franquin, como heredera de su padre. Estos derechos morales incluyen el derecho a decidir si la obra se publica o no, y son «inalienables»: no se pueden transferir, aun cuando se haya transferido los demás derechos de autor, sobre la Propiedad Intelectual.

El proyecto de nuevo álbum, de Gastón Lagaffe, creado por Delaf no fue aprobado por Isabelle Franquin, a pesar de que ésta ostenta los derechos morales de su padre sobre la obra y el personaje. 

Insiste el Árbitro en que es necesario el acuerdo de la Sra. Franquin, para cualquier nueva creación, incluida la elección del autor. Aunque su negativa no puede ser arbitraria: debe estar justificada por razones éticas o artísticas.

Por tanto, Les Éditions Dupuis podrá editar y comercializar el nuevo álbum Le Retour de Lagaffe, siempre y cuando la hija y heredera de André Franquin dé su visto bueno al dibujante y a la obra resultante.  

DERECHOS DE AUTOR: DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS MORALES

En España y los demás países de la Unión Europea, se distingue entre dos tipos de Derechos de Autor, que protegen la Propiedad Intelectual. Los derechos patrimoniales se refieren al derecho del titular de la Propiedad Intelectual a una compensación económica, en caso de uso de su obra por terceros; son derechos transferibles a terceros. Los derechos morales protegen los intereses no patrimoniales del autor.

El titular de los derechos patrimoniales de una obra, en este caso Les Editions Dupuis, podía reproducir las obras (ya existentes) de Gaston Lagaffe, de las que había adquirido los derechos; y traducirlas a otros idiomas.

En cambio, Isabelle Franquin, como heredera de los derechos morales de su padre sobre Gaston Lagaffe, puede:

  • Decidir si se divulgará la obra, y en qué condiciones.
  • Impedir cualquier deformación, modificación, alteración de la obra.
  • Modificar, o impedir la modificación, la obra.
  • Retirar la obra del mercado por haber cambiado sus convicciones intelectuales o morales.

USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PARA HACER «GEOBLOCKING», Y DERECHO DE LA COMPETENCIA 

Muy interesante Sentencia del Tribunal General de 27 Septiembre 2023 (Valve Corporation / Comisión Europea), sobre la conexión entre Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. ¿Se puede restringir la libre circulación de videojuegos dentro de la Unión Europea, mediante «geoblocking», en base a derechos de Propiedad Intelectual? ¿O es contrario al Derecho de la Competencia? 

Desde hace años, estamos viendo que ciertas medidas de protección de la Propiedad Intelectual pueden ser contrarias al Derecho de la Competencia, según la Justicia europea. ¿Cómo respetar el carácter territorial de los derechos de Propiedad Intelectual, sin fragmentar indebidamente el mercado? Esta Sentencia trata el tema.

USO DE DERECHOS DE AUTOR, PARA LIMITAR EL TERRITORIO DE VENTA DE JUEGOS

VALVE es el operador de una plataforma de videojuegos llamada “Steam». Estos juegos son desarrollados por editores terceros, que tienen acuerdos de distribución con Steam. Ésta licencia su tecnología a editores, que crean juegos y los suben a la plataforma “Steam”, otorgando licencias no exclusivas de uso.

Los juegos se “venden” directamente en “Steam” o a través de distribuidores. En este último caso, “Steam” proporciona una clave de activación, que tiene una función de geobloqueo: el usuario sólo puede activar y jugar el juego en un territorio determinado.

¿GEOBLOCKING EN BASE A PROPIEDAD INTELECTUAL CONTRA EL DERECHO DE LA COMPETENCIA?

En 2021, la Comisión decidió que estos acuerdos entre VALVE y cinco editores infringían el Derecho de la Competencia: eran acuerdos anticompetitivos, para restringir las ventas pasivas transfronterizas de videojuegos de “Steam”.

La Comisión consideró que la conducta perjudicaba el buen funcionamiento de la competencia en el mercado de la Unión Europea. Según la Comisión, los derechos de Propiedad Intelectual no pueden usarse para impedir el funcionamiento del mercado interior. Esto también se aplica a los acuerdos de licencia no exclusiva y de distribución. Estos acuerdos estaban prohibidos, porque incluían restricciones territoriales por su objeto, que eran contrarias al Cerecho de la Competencia.

VALVE recurrió la decisión ante el Tribunal General. 

VALVE alegó que sus acuerdos con los editores no podían ser restrictivos de la competencia por su objeto, porque no eran contratos de distribución o reventa de videojuegos. VALVE no era revendedor ni distribuidor de los juegos de los editores: era un Proveedor de Servicios Digitales. Por tanto, no debía aplicarse a su caso la Jurisprudencia que prohíbe impedir las importaciones paralelas, en contratos de distribución o licencia. En consecuencia, estos acuerdos no restringían la libre competencia, por su objeto.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General ha desestimado el Recurso de VALVE. 

El Tribunal parte de la base de que, desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 Junio 1971 (Deutsche Grammophon / Metro-SB-Großmärkte), está claro que los acuerdos sobre derechos de Propiedad Intelectual también están sujetos a las normas del Derecho de la Competencia. Por tanto, las restricciones del Derecho de la Competencia se aplican al ejercicio de esos derechos.

GEOBLOQUEO PARA LIMITAR LAS IMPORTACIONES PARALELAS

El Tribunal General no acepta el argumento de defensa de VALVE de que VALVE / “Steam” era un simple Proveedor de Servicios Digitales, no un distribuidor ni licenciante de contenidos; por tanto, no se debería aplicar al caso la Jurisprudencia que castiga los acuerdos que prohíben las importaciones paralelas. Afirma la Sentencia que el geobloqueo de “Steam” tenía por objeto restringir las importaciones paralelas de los videojuegos: hacía prácticamente imposibles las ventas pasivas fuera del territorio de cada país del Espacio Económico Europeo. 

Añade el Tribunal que los contratos de distribución o licencia exclusiva no son, per se, contrarios al Derecho de la Competencia. En cambio, los contratos firmados por “Steam” sí lo son, porque incluyen obligaciones contractuales y otras medidas que impiden las ventas pasivas fuera de un territorio determinado y compartimentan el mercado interior.

LIMITAR VENTAS PASIVAS FUERA DEL TERRITORIO ES CONTRARIO A LA LIBRE COMPETENCIA

La Sentencia señala que la calificación de VALVE como Proveedor de Servicios Digitales en lugar de revendedor / distribuidor no afecta a la decisión del asunto. La Comisión no prohíbe las licencias territoriales, per se. La conducta prohibida se refiere a las medidas adicionales adoptadas por VALVE y los 5  editores, para imposibilitar la venta o cualquier uso de los videojuegos fuera del territorio de un país determinado del Espacio Económico Europeo.

PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL NO PERMITE COMPARTIMENTAR EL MERCADO

Dice la Sentencia que la protección de los derechos de autor no permite a los titulares de derechos crear diferencias de precios artificiales entre los mercados nacionales divididos. Además, la actuación de VALVE no estaba destinada a proteger los derechos de autor de los editores, sino a impedir las importaciones paralelas para segmentar el mercado y cobrar precios más altos. 

El Tribunal General concluye que la Comisión no se había equivocado al considerar la conducta de VALVE y de los editores contraria al Derecho de la Competencia.  

EL PLÁTANO DE CATTELAN NO INFRINGE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL DE MODFORD

Maurizio Cattelan es un muy conocido artista “conceptual”. Su obra “Comediante” / “Comedian” consistente en un plátano pegado a un marco mediante cinta adhesiva gris es una de sus creaciones más famosas. Discutíamos si “Comedian” es una obra de arte o no, en un curso reciente de Propiedad Intelectual en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Me acordé de nuestras discusiones leyendo en IpKat sobre el reciente litigio en los EE. UU. en torno a la escultura de plátano Comedian.

Cattelan realizó su obra Comedian en 2019. Recientemente, otro artista, Joe Modford, presentó una Demanda contra Cattelan, argumentando que Comedian era una reproducción no autorizada de su obra de 2001, titulada Plátano y Naranja / Banana and Orange:

«Banana and Orange» de Joe Modford

En Sentencia de 9 Junio 2023, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Sur de Florida ha declarado que Cattelan no había infringido los derechos de autor de Morford.

¿VOLUNTAD DE REPRODUCIR? ¿CONOCÍA CATTELAN «BANANA AND ORANGE» DE MODFORD?

Por otro lado, la Sentencia estudia cómo se le ocurrió a Cattelan la idea de Comedian y si había tenido acceso a la obra de Modford. Concluye que éste no había probado que Cattelan hubiera accedido a la obra: la posibilidad de acceder a la obra no implica necesariamente que se haya producido el acceso.

¿OBRAS SIMILARES? ¿HUBO REPRODUCCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL AJENA? 

Izquierda: «Banana» de Modford. Derecha: «Commedian» de Cattelan

Por un lado, el Tribunal estudia si la creación de Modford era protegible, frente a la obra de Cattelan. Estudia las similitudes entre ambas obras y explica que la parte similar (un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva) no podía estar protegida por Derecho de Autor, en sí misma. Por lo tanto, su reproducción no podía infringir Propiedad Intelectual alguna.

Por último, comparando ambas obras, la Sentencia considera que la obra de Cattelan no reproducía ninguno de los (pocos) elementos protegibles de Plátano y Naranja enumerados por el Tribunal:

  • Su fondo gris
  • Su borde
  • Su posición: un plátano situado en la parte inferior, debajo de una naranja
  • Su ángulo de menos de 45º y el palo del plátano hacia arriba y hacia la izquierda.

En consecuencia, el Tribunal concluye que Comedian de Maurizio Cattelan no infringe los Derechos de Autor de la escultura de Morford.

TRANSMITIR MÚSICA EN UN AVIÓN O TREN ES COMUNICACIÓN PÚBLICA, DICE LA JUSTICIA EUROPEA

Interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 Abril 2023 (UCMR / Blue Air Aviation y / UPFR / Compañía de Ferrocarriles de Rumanía), comentada por IpKat y por IP Planet.

¿Transmitir música en aviones y/o  trenes es una comunicación pública, desde el punto de vista de los Derechos de Autor?

«ROYALTIES» / «CANON» POR LA MÚSICA EN AVIONES Y FERROCARRILES

Dos asociaciones rumanas gestoras de derechos de autor presentaron sendas demandas, frente a una compañía de aviación y la compañía de ferrocarriles, en reclamación de sus “royalties”, por comunicación pública de obras musicales, sin pago de los correspondientes derechos de autor. El TJUE ha resuelto las cuestiones planteadas, en sentencia reciente.   

ASOCIACIÓN DE DERECHOS DE AUTORES Y COMPOSITORES / BLUE AIR 

La Asociación de Derechos de Autores y Compositores Rumana UCMR – ADA gestiona derechos de autor de músicos. Reclamó, ante el Tribunal Regional de Bucarest, a BLUE AIR, empresa de transporte aéreo, el pago de “royalties”, por la comunicación pública de obras musicales en sus aeronaves. Más tarde, la UCMR – ADA amplió su reclamación a todos los aviones de BLUE AIR que tenían instalado sistema de sonido, aunque no sonase música. 

El Tribunal Regional decretó que la instalación en los aviones de BLUE AIR de dispositivos que permiten la comunicación pública de música da lugar a una presunción de que se usaron para difundir música. Debe presumirse que toda aeronave equipada con ese sistema lo utiliza para comunicar música al público.

BLUE AIR recurrió al Tribunal de Apelación de Bucarest. Alegó que no había comunicado música en los aviones para los que no tenía licencia y que hubiera instalaciones no implicaba que las usara, para la comunicación pública de música. Además, no perseguía un ánimo de lucro, con la emisión de música. 

El Tribunal de Apelación planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

  • ¿La radiodifusión de una obra musical, en la megafonía de un avión de pasajeros es una “comunicación al público” de dicha música, que genera derechos de autor? 
  • ¿Si el sistema de comunicación del avión viene exigido por la legislación de seguridad del tráfico aéreo, es ello base suficiente para declarar que no hay “comunicación al público” de obras musicales en la aeronave?

UNIÓN DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS / COMPAÑÍA DE FERROCARRILES DE RUMANÍA 

La Unión de Productores de Fonogramas de Rumanía UPFR gestiona los derechos de autor de los productores de fonogramas. Presentó una Demanda contra la COMPAÑÍA DE FERROCARRILES DE RUMANÍA CFR, ante el Tribunal Regional de Bucarest, reclamando el pago de “royalties”, por la comunicación pública de obras musicales en los vagones de tren operados por la CFR, sin pagarle los derechos de autor correspondientes. Sostenía que algunos trenes operados por la CFR tenían sistemas de sonido; esto equivalía a la comunicación pública de obras musicales.

El Tribunal Regional rechazó la Demanda. Consideró que la instalación de un sistema de sonido que permite el acceso a grabaciones sonoras es una comunicación pública de obras musicales, pero no se había probado que los trenes estaban equipados con tal sistema.

La UPFR recurrió dicha Sentencia ante el Tribunal de Apelación de Bucarest, que planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

  • ¿Un transportista ferroviario que usa vagones de tren, con sistemas de sonido destinados a comunicar información a los pasajeros, realiza una comunicación pública de obras musicales?
  • ¿La Directiva de Armonización de Derechos de Autor se opone a la legislación nacional que presume que hay comunicación al público, por el hecho de que haya sistemas de sonido a bordo, aunque dichos sistemas sean una exigencia legal? 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto las cuestiones prejudiciales, planteadas en ambos temas, por una sola Sentencia de 20 Abril 2023.

La Sentencia, en base a la Directiva sobre Armonización de Derechos de Autor y la Directiva de Derechos de Alquiler y Préstamo y Derechos Afines a los Derechos de Autor, dice que:

  • La radiodifusión de una obra musical, en un medio de transporte de pasajeros, es una “comunicación pública”.
  • Instalar equipos de sonido y software que permitan la emisión de música, en un medio de transporte, no es una comunicación al público, en sí misma.
  • La mera presencia de sistemas de sonido en un medio de transporte no implica necesariamente que se utilicen para la comunicación pública de obras musicales, protegidas por derechos de autor.

ARBITRAJE Y PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Se pueden arbitrar los litigios sobre Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial (Patentes o Marcas) y Propiedad Intelectual? ¿A pesar de que están muy conectadas con el Orden Público? Además, son materias, en gran parte, sometidas a control administrativo, o la disputa no tiene un origen contractual.

Tradicionalmente, estas materias estaban excluidas del Arbitraje. Pero, cada vez más, son frecuentes los arbitrajes, sobre las mismas, o con incidencia en las mismas.

ARBITRAJE Y PROPIEDAD INTELECTUAL

ARBITRAJE Y MATERIAS RESERVADAS

El arbitraje se va abriendo camino en materia de propiedad intelectual. También lo ha hecho, en Derecho de la construcción, arrendamientos, propiedad horizontal o Derecho de las Sociedades. Hay un denominador común, que comparten Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial e Intelectual: la delimitación de lo arbitrable.

La arbitrabilidad se define hoy por la disponibilidad: es arbitrable lo disponible. Ya no es necesario que sea de Derecho Privado.

Una materia es disponible, aunque las leyes establezcan la competencia territorial o jurisdiccional de determinados tribunales. La disponibilidad se refiere al derecho sustantivo, y no a la adscripción a un Juzgado o a otro. Una materia es disponible, aunque haya que proteger a terceros: estos se protegen por otras vías, como sucede en los casos resueltos por los tribunales de Justicia. Una materia es arbitrable, aunque afecte al Orden Público; éste se ha de respetar, pero como parte integrante de (incorporado a) el laudo.

ARBITRAJES DE PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LA OMPI

Los arbitrajes sometidos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son modélicos en estas materias, porque la OMPI es un centro especializado de asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual.

La OMPI tiene dos procedimientos arbitrales. Uno, acelerado, sin fase previa de solicitud de arbitraje. Las partes se cruzan directamente demanda y contestación. Y los plazos se acortan.

Se suele utilizar un procedimiento algo más lento, pero que sigue siendo muy rápido, para los estándares habituales. Se inicia con la solicitud de arbitraje. En ella hay que mencionar los derechos de Propiedad Intelectual a los que afectará el arbitraje. De esta forma, se pueden nombrar los árbitros más adecuados.

El procedimiento contempla con detalle las pruebas periciales. Así, se contempla la posibilidad de (y se ofrecen medios para) realizar experimentos y procesos de verificación de productos, o aportar documentación científica. Se prevé que el arbitro se desplace, para comprobar el funcionamiento de instalaciones de las partes.

El reglamento hace hincapié en la confidencialidad y no divulgación de lo tratado en el arbitraje. Se extiende a las partes, sus asesores, los peritos, los árbitros, etc. Se puede concretar en convenios específicos. La confidencialidad se extiende al propio laudo.

EL SISTEMA DE AUTOCONTROL DE LA PUBLICIDAD

El Jurado de la Publicidad es una experiencia interesante, de evitación de contenciosos judiciales. Son miembros empresas publicitarias, anunciantes, medios de comunicación y grandes empresas.

El procedimiento no es un arbitraje, aunque se rige por los principios de independencia, contradicción y derecho de defensa.

Cualquier empresa o asociación (de consumidores, por ejemplo) o administración puede presentar una reclamación.

Se puede reclamar sobre cualquier anuncio, que vulnere el Código de Conducta.

La resolución puede declarar que la publicidad infringe las normas concretas y requerir al anunciante a que las rectifique.

La resolución del Jurado no es un laudo. Si el reclamado es un socio de Autocontrol o se ha sometido, se dicta una “resolución”, de obligado cumplimiento; si no, se emite un “dictamen”.

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA (3/6) REGISTRO ABUSIVO DE MARCA, NEGATIVA A LICENCIAR

Los derechos de Propiedad Industrial, especialmente marcas y patentes, tienen una íntima conexión con el Derecho de la Competencia. Son derechos monopólicos, por definición: sólo titular puede usar el signo o el invento que tiene registrado; también puede impedir que cualquiera lo use. Son monopolios legales; en principio, no son contrarios a la libre competencia.

Sin embargo, un uso abusivo de esos monopolios legales sí puede ser contrario al Derecho de la Competencia, en la práctica. Así, el registro de marcas o la negativa a licenciarlas pueden suponer Abuso de Posición Dominante, en ciertos casos.

REGISTRO DE MARCAS, NEGATIVA DE LICENCIA Y DERECHO DE COMPETENCIA

REGISTRO DE MARCA, BLOQUEO DEL MERCADO Y LIBRE COMPETENCIA

Bloqueo del mercado, mediante el registro de una marca

En términos generales, registrar una marca es un acto legítimo; la creación de este “monopolio legal” no es un acto contrario al Derecho de la Competencia.

Sin embargo, el registro (y actos posteriores) podría ser abuso de posición dominante, si este registro se usa para evitar que competidores usen su marca en parte o la totalidad de la Unión Europea, desde una posición de dominio.

En el Asunto OSRAM / AIRAM, la Comisión abrió una investigación, ante la actividad de OSRAM: ésta tenía posición dominante en el mercado alemán y registró la marca Airam en Alemania, para que la finlandesa OY Airam no entrara en “su” mercado. La Comisión consiguió que ambas partes llegaran a un acuerdo de convivencia en el mercado, sin falsear la libre competencia.

La STJUE de 13 Julio 1966 (Grundig & Consten v Commission) consideró el registro de una marca como parte de una infracción del Derecho de la Competencia, por abuso de posición dominante.

En las STJUE Hoffmann La Roche / Centrafarm y Centrafarm / American Home, el Tribunal reconoce el derecho del titular de una marca a oponerse a la importación de productos con dicha marca. Esa oposición formaría parte esencial del derecho del titular de la marca; entre otras cosas, porque garantiza al consumidor el origen empresarial del producto. Sin embargo, el Tribunal añade que ese derecho podría llevar a abusos del monopolio marcario, contrarios al Derecho de la Competencia.

División del mercado, usando marcas diferentes, para el mismo producto, en distintos mercados

En principio, registrar y usar marcas distintas en diversos Estados Miembros, para el mismo producto, tampoco es contrario al Derecho de la Competencia.

La Jurisprudencia que el titular de varias marcas, en diferentes Estados de la Unión Europea, las utilice, cambiando etiquetas o embalaje de los mismos productos, dependiendo en qué estado se vendan, si esta política no tiene por objeto compartimentar el mercado y el cambio es necesario, para poder vender en los distintos mercados locales.

NEGATIVA A LICENCIAR UNA MARCA

Libertad del monopolio marcario, en la negativa a compartir el uso

Como regla general, el titular de cualquier marca puede negarse a licenciarla a cualquier tercero. Como es obvio, el propietario de este derecho monopólico, no tiene ninguna obligación de compartir su uso; y puede siempre prohibir el uso de su título signo por un tercero. Así, el ADPIC prohíbe las licencias forzosas de marcas.

La excepción. El uso “legítimo” de marca ajena

Sin embargo, el Derecho de la Unión Europea (y de Estados Unidos) vienen permitiendo el uso de marca ajena (y de Propiedad Intelectual ajena) en los casos de “fiar use” o uso legítimo.

En este sentido, la STJCE 4 Noviembre 1997 (Parfums Christian Dior / Evora) establece que el distribuidor facultado para vender ciertos productos puede usar la marca de esos productos, en su publicidad para venderlos, porque tiene un “interés legítimo”.

Igualmente, la STJUE 23 Febrero 1999 (BMW / Ronald Karel Deenik) dice que el titular de una marca de automóviles no puede prohibir el uso de tal marca por un vendedor, para anunciar que es especialista en la venta de tales vehículos o de sus piezas de recambio.

Prohibición de uso de marca, como abuso de posición dominante

En estos casos de uso necesario por un tercero, negarse a licenciar la propia marca puede ser abuso de posición dominante, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las decisiones de la Comisión.

Los casos más famosos se refieren a negativas de empresas dominantes en un mercado a compartir su propiedad intelectual. Los razonamientos pueden aplicarse a ciertas prohibiciones de uso de marca.

En la STJUE 6 Abril 1991 (Magill TV Guide / TRE e ITP), el Tribunal consideró que la Propiedad Intelectual de las guías de televisión de TRE e ITP era indispensable, para que Magill comercializara sus guías. Así que no licenciarle esa “obra” era contrario al Derecho de la Competencia.

La Comisión ha adoptado igual postura. Su Decisión de 3 Julio 2001 (NDC Health /IMS Health) establece que sería abuso de posición dominante el denegar una licencia de uso de un producto, si es una “essential facility”, cuyo uso es indispensable para competir en el mercado.

La Decisión de la Comisión 24 Marzo 2004 (Microsoft / Sun Microsystems) consideró que Microsoft abusó de su posición dominante en los sistemas operativos de los PCs, al negarse a dar a Sun la información necesaria (es decir, la Propiedad Intelectual), para poder competir con ella en el mercado.

Como en los casos de Propiedad Intelectual, también la negativa a licenciar un modelo industrial puede ser abuso de posición dominante.

La STJCE 5 Octubre 1988 (Volvo / Veng) establece que el titular de un Modelo Industrial tiene libertad para licenciarlo a quien estime conveniente. Salvo si supone una discriminación injustificada o se apliquen precios abusivos; en estos casos, sería abuso de posición dominante.

Los mismos principios se han de aplicar a los monopolios marcarios. Así, la STJUE 16 Julio 2009 (Der Grüne Punkt / Duales System) deja claro que la negativa de Grüne Punkt a licenciar su marca no es abuso de posición dominante, aunque se tenga poder de mercado. Estaba justificada, porque Duales System no reunía las condiciones (ecológicas) objetivas, para que ésta le licenciara su marca, que era una garantía de calidad.

ACCIONES JUDICIALES, EN BASE A UNA MARCA. REPARTOS EN EL USO DE UNA MARCA

Reclamaciones judiciales, en base a un marca, para impedir el libre posicionamiento de la competencia

También puede ser contrario al Derecho de la Competencia el utilizar una marca registrada, ejerciendo acciones judiciales sin fundamento (sham litigation), para impedir la libre competencia, o para oponerse al registro de una marca. Serían forma de abuso de posición dominante.

Varias decisiones de la Comisión Europea y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han dicho así.

Así, la STJCE 30 Enero 1985 (BAT / Comisión), consideró que British American Tobacco BAT, titular de la marca Dórcet, que no usaba, incurrió en un abuso de su posición dominante, al oponerse con su marca al registro de la marca Toltecs.

Acuerdos de coexistencia o delimitación

Es habitual la transacción de controversias sobre marcas, en manos de competidores, que pueden generar confusión, para eviatr esa confusión. Así, las partes pueden limitar el uso de la marca, para un territorio o producto.

Estas prácticas no siempre son contrarias al Derecho de la Competencia, necesariamente. Así STJCE 22 Junio 1994 (IHT Internationale Heiztechnik / Ideal-Standard) dio por buena la división de una marca, entre dos empresas, para dos Estados Miembros: cada empresa la podía usar en un país, y se comprometía ano hacerlo en el otro. El Tribunal dijo que la práctica no era contraria al Derecho de la Competencia: era la consecuencia natural de la territorialidad del Derecho de Marcas.

A pesar de ello, la Comisión no es favorable a pactos de delimitación territorial del uso de marcas. Sólo los permite, si hay riesgo de confusión, en caso de uso de ambas marcas en el mercado; y esa delimitación responde a la función de la marca: garantizar al consumidor el origen del prodcuto. En este sentido, las Decisiones de la Comisión en los casos Toltecs / Dórcet, Sidar / Phildarm,  o Synthex / Synthélabo

PROPIEDAD INTELECTUAL Y EMISIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS … SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Siguen las tensiones entre Derechos de Propiedad Industrial (patentes y marcas) y Derechos de Propiedad Intelectual, frente al derecho a la libre competencia. ¿El abuso de estos derechos monopolísticos es contrario al Derecho de la Competencia?

En este sentido, la interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 28 Abril 2022, que nos recordaba I. P. Planet, hace poco. Desestima el recurso de la Liga de Fútbol contra la resolución de la CNMC sobre el derecho de acceso de las televisiones a los recintos deportivos, en relación con los derechos de Propiedad Intelectual.

La Liga Profesional de Futbol Profesional («La Liga») demandó a ATRESMEDIA y MEDIASET, por usas imágenes y video clips de partidos de fútbol, sin permiso. Esos derechos habían sido concedidos a otra empresa. El Tribunal Supremo establece que cualquier medido de comunicación tiene derecho a grabar imágenes y emitir breves reportajes incluyendo escenas de partidos. No es contrario al Derecho de Autor a retransmitir dicho evento que pueda tener un tercero, porque su emisión es de interés público.

La Sala de lo Contencioso se pronuncia sobre el contenido del Art. 19.3 de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, que regula el derecho de emisión exclusiva de contenidos audiovisuales, que dice:

Artículo 19. El derecho a contratar la emisión en exclusiva de contenidos audiovisuales

1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a contratar contenidos audiovisuales para su emisión en abierto o codificado …

….

3. El derecho de emisión en exclusiva no puede limitar el derecho a la información de los ciudadanos. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual que hayan contratado en exclusiva la emisión de un acontecimiento de interés general para la sociedad deben permitir a los restantes prestadores la emisión de un breve resumen informativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias. Este servicio se utilizará únicamente para programas de información general y sólo podrá utilizarse en los servicios de comunicación audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de comunicación ofrece el mismo programa en diferido.

No será exigible contraprestación alguna cuando el resumen informativo sobre un acontecimiento, conjunto unitario de acontecimientos o competición deportiva se emita en un informativo de carácter general, en diferido y con una duración inferior a noventa segundos. La excepción de contraprestación no incluye, sin embargo, los gastos necesarios para facilitar la elaboración del resumen informativo. Durante la emisión del resumen deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición.

Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual pueden acceder, en la zona autorizada, a los espacios en los que se celebre tal acontecimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo desestima el Recurso de Casación de «La Liga» contra Sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en el conflicto de ATRESMEDIA y MEDIASET contra «La Liga», sobre el derecho de acceso de las televisiones a los recintos deportivos y a los breves resúmenes informativos que pueden realizar los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

La Sentencia establece que el Art. 19.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual permite a los licenciatarios  de servicios de televisión en abierto acceder a los recintos deportivos, en que se celebren eventos de interés general, para grabar imágenes y emitir un breve resumen informativo. Porque están incluidos en la definición de «prestador del servicio de comunicación audiovisual”. 

El Tribunal Supremo considera que el breve resumen informativo, a que se refiere el Art. 19.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, puede contener imágenes del evento deportivo, no sólo del terreno de juego … también del recinto, si tiene «relevancia informativa» y es «de interés general”. 

Reconoce la Sentencia que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a acceder al recinto deportivo y emitir un breve resumen, aunque un tercero la exclusiva de la radiodifusión televisiva de un acontecimiento deportivo. Para preservar la libertad de información, es válida la grabación de imágenes sin contraprestación y la emisión de un breve resumen informativo; también es válida la adquisición de imágenes del evento deportivo en el mercado audiovisual de programas deportivos.

¿SE INFRINGEN DERECHOS DE AUTOR, SI SE IMITA A UN PERSONAJE DE FICCIÓN? ¿O ES PARODIA O PASTICHE?

Interesante Sentencia de 8 Junio 2022 del Tribunal de Empresas de Propiedad Intelectual (IPEC) del Reino Unido (Shazam v Only Fools The Dining Experience and Others), comentada por IpKat.

¿Se infringen Derechos de Autor, si se imita a un personaje de ficción? ¿No hay infracción porque es parodia o pastiche? El Tribunal contesta, desde el punto de vista de Derecho del Reino Unido, pero aplicando Derecho de la Unión Europea.

«Only Fools and Horses» es una serie de televisión de la BBC de mucho éxito. El personaje principal es un tendero de mercado, Derek «Del Boy» Trotter. En 2018, ​un tercero, ONLY FOODS THE DINING EXPERIENCE LTD. ​lanzó otro programa llamado  «Only Fools The (Cushty) Dining Experience»: los actores interpretaban personajes de la serie en un contexto diferente, un concurso interactivo en un pub.

SHAZAM, sociedad titular de los derechos de autor del antiguo guionista de la serie «Only Fools and Horses» presentó una Demanda contra ONLY FOODS THE DINING EXPERIENCE LTD. ​y otros. Según SHAZAM:

  • Los guiones, letra y la música, y los personajes de «Only Fools and Horses» están protegidos por Derechos de Autor.
  • El personaje Del Boy tiene unas características personales propias y, por tanto, sería protegible: su uso de charlatanería de ventas con frases repetidas; su uso del francés para tratar de transmitir un aire de sofisticación; su eterno optimismo; su participación en proyectos sospechosos; su sacrificio por otro personaje de OFAH.

Ha decidido el caso el Tribunal de Propiedad Intelectual británico. Ha tenido que decidir si: 

  • Del Boy podía protegerse como obra literaria o dramática.
  • Los demandados ​​se habían apoderado de ella de manera sustancial

Si las defensas por parodia o pastiche, podían invocarse con éxito. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DEL REINO UNIDO

EL PERSONAJE ESTÁ PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR. ES UNA «OBRA»

En el Reino Unido, no se discute que el personaje de una obra literaria puede ser  protegido por Derechos de Autor, es Propiedad Intelectual.  Sólo se trataba de ver si el personaje Del Boy tenía bastante “estatura”, como para ser “obra”, Propiedad Intelectual. 

El Juez aplica las Sentencias del TJUE de 13.Nov. 90 (Marleasing / Comercial de Alimentación), de 12.Sep.19 (Cofemel / G Star Raw) y 13.Nov.18 (Levola Hengelo / Smilde Foods) al caso. Estudia si el personaje de Del Boy es:

  • Original en el sentido de que es creación intelectual propia de su autor; e 
  • Identificable con suficiente precisión y claridad.

El Tribunal considera que el personaje de Del Boy es una obra original y protegible. Sus características, como personaje de ficción, su carácter, se pueden discernir de manera precisa y objetiva en los guiones.

La Sentencia concluye que Del Boy es una obra protegida por el Derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, puede considerarse una «obra literaria». 

INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Reproducción de Obra. Infracción de Propiedad Intelectual

Habiendo establecido que el personaje Del Boy está protegido, como Propiedad Intelectual, por Derechos de Autor, el juez estudia si ha habido infracción de esos derechos. Y considera que «la evidencia de infracción es abrumadora y obvia». 

Esa «imitación»: ¿Tiene algún apoyo legal?

No hay excepción de parodia o pastiche

Las defensas habían alegado las excepciones de parodia o pastiche. La Sentencia las rechaza.

El Juez considera que no hubo “parodia”. Se remite a la Sentencia TJUE 3.Sep.14 (Deckmyn), en cuyo caso, el Tribunal concluyó que “la mera imitación no basta para constituir parodia”. 

Considera que el uso que se hace de personajes, historias, chistes y eslóganes no tiene fines de parodia: no evoca a los personajes, ni se burla de ellos, simplemente transpone los personajes, el lenguaje, las bromas y las historias de la obra original en otro lugar. 

El Juez también excluye la aplicación de la defensa de “pastiche”.

No se imita el estilo de los personajes y de la obra original. Simplemente los reproduce, por adaptación, utiliza material protegido por derechos de autor de la obra original, para hacer sentir al público que es un nuevo episodio de la obra original. 

La consecuencia es que la obra no es una parodia, ni un pastiche, sino simplemente una reproducción de una obra amparada por derechos de autor. Por tanto, se infringieron los Derechos de Autor, la Propiedad Intelectual del autor de los guiones. 

CANON POR COPIA PRIVADA. «COLGAR» EN LA NUBE ES «REPRODUCIR», DICE EL TJUE

Interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE de 24 Marzo 2022 (Austro Mechana / Strato). El proveedor de servicios de almacenamiento en la “nube” es responsable del pago del canon por copia privada, por la Propiedad Intelectual de los contenidos que sus usuarios “cuelgan” en su “nube”.

AUSTRO MECHANA, sociedad de gestión de derechos de autor, demandó en Viena a STRATO, Proveedor de Servicios de Almacenamiento en la Nube. Le reclamaba el pago del canon por copia privada. STRATO se opuso, porque había pagado la tarifa en Alemania, donde están alojados sus servidores; y porque los usuarios ya habían pagado, al comprar el equipo para subir contenido a la nube.

La Demanda fue desestimada en primera instancia y AUSTRO MECHANA apeló ante el Tribunal Superior de Viena. Este planteó una serie de cuestiones preliminares al TJUE, que se han resuelto en su Sentencia de 24 Marzo 2022. 

SENTENCIA DEL TJUE 

¿LA EXCEPCIÓN DE COPIA PRIVADA ES APLICABLE EN LA «NUBE»? 

La Sentencia parte de la base de que el Derecho de Autor sobre las “copias privadas” forma parte del Derecho de Autor a “reproducir” (o a permitir la reproducción) de su Propiedad Intelectual. El concepto de “Derecho de Reproducción” debe ser interpretado en términos amplios, para respetar el objetivo de la Directiva InfoSoc de proteger la Propiedad Intelectual. 

Según el Tribunal, subir a la nube contenido, o descargarlo, equivale a reproducirlo. La normativa sobre copias privadas sería aplicable a estas reproducciones. El concepto de reproducción por “cualquier medio” de la Directiva InfoSoc incluye todos los medios de comunicación, en que una obra protegida por Propiedad Intelectual pueda ser  reproducida, incluyendo a servidores que se usen en “la nube”. 

Pero no todo puede ser considerado “comunicación al público”. Guardar una copia en la “nube” no es “comunicar” dicha copia al público. 

¿SE PUEDE EXCLUIR A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE DE LA COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA?

El Tribunal de Justicia parte de la base de que la “compensación equitativa” pretende compensar a los titulares de Derechos de Autor, por el daño sufrido a causa de las reproducciones no autorizadas de su la Propiedad Intelectual. 

En principio, la compensación es debida por la persona que reproduce el contenido protegido por Derechos de Autor. En este caso, el usuario privado del servicio de almacenamiento en la nube. 

Por tanto, los Estados Miembros deben compensar a los titulares de Propiedad Intelectual, por esos daños y perjuicios. Pero pueden decidir libremente quién debe pagar la compensación y cómo se organiza el nivel de la compensación y la forma de pago.

Es difícil identificar a los usuarios. Así que los Estados Miembros pueden establecer un sistema de cánones sobre las copias de los usuarios, a percibir de las personas que tengan equipos y aparatos de reproducción digital, que permitan su uso privado. 

La Sentencia afirma que la subida y descarga de contenido protegido por Derechos de Autor, al usar servicios de almacenamiento en la nube, es una sola operación de copia privada. Por tanto, los Estados Miembros pueden organizar un sistema en que la compensación equitativa se pague, sólo, por los aparatos y los medios de comunicación necesarios para este proceso, siempre que dicha compensación refleje el daño causado al titular de la Propiedad Intelectual. 

Los Estados Miembros pueden tener en cuenta, al establecer el canon por copia privada, el hecho de que determinados aparatos y medios de comunicación pueden ser usados para hacer copias privadas, en conexión con servicios en la “nube”. Pero el canon no puede exceder el posible daño que sufran los titulares de Derechos de Autor.

¿PROPIEDAD INTELECTUAL O LIBERTAD DE EXPRESIÓN? SENTENCIA DE LA JUSTICIA EUROPEA (2)

Interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE de 26 Abril 2022 (República de Polonia / Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea et Al). La protección de la Propiedad Intelectual por los Proveedores de Servicios en Internet, frente a abusos de los usuarios, no viola la libertad de expresión, si se hace de forma proporcionada y controlada.

La República de Polonia presentó una Demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE, solicitando se declarase nulo el Art.  17, Apartado 4, b) y c) de la Directiva 2019/790 de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Consideraba que la obligación para los Prestadores de Servicios para Compartir Contenidos En-Línea (OCSSP en inglés) de hacer sus mayores esfuerzos para evitar que se carguen “on line” obras protegidas por derechos de autor era contraria al derecho a la libertad de expresión e información, recogido en el Art. 11 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea.

La Sentencia del Tribunal de Justicia TJUE rechaza la Demanda de Polonia, porque considera que esa obligación no contradice a la Carta, tal como está regulada en el Art. 17 de la Directiva. 

La Sentencia del TJUE parte de la base de que la responsabilidad de los OCSSP, establecida en el Art. 17.4 de la Directiva 2019/790, restringe la libertad de expresión e información de los usuarios. Véase mi post de hace dos semanas.

Aún así: ¿Es ilegal? El TJUE considera que no es ilegal, en este caso concreto.

JUSTIFICACIÓN DE LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Conflicto entre dos Derechos Fundamentales. Proporcionalidad

Según el Tribunal, el Art.  52 de la Carta establece que cualquier límite a los derechos y libertades debe respetar su esencia. Con sujeción al principio de proporcionalidad, los límites sólo podrán establecerse si: 

  • Son necesarios; y 
  • Satisfacen objetivos de interés general o la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás.

Para ser proporcionales, las normas restrictivas deben establecer reglas claras y precisas, que regulen su alcance y aplicación e impongan garantías.

Necesario respecto a la esencia de dos Derechos Fundamentales

Por tanto, para proteger la libertad de expresión e información de los usuarios de los servicios, y el justo equilibrio entre Derechos Fundamentales, las obligaciones de los prestadores de servicios previstas en el Art. 17(4) no pueden afectar a la esencia del derecho fundamental de los usuarios a compartir contenidos que no infrinjan derechos de autor.

El sistema establecido en el Art. 17 de la Directiva respeta ambos Derechos Fundamentales

El TJUE considera que los límites a la libertad de expresión de los usuarios establecidos en el Art. 17 respetan la esencia de la libertad de expresión e información establecida en la Carta.

  • El Art. 17.7 de la Directiva 2019/790 establece que la cooperación entre los OCSSP y los titulares de derechos no puede impedir la disponibilidad de las obras subidas por usuarios que no infrinjan derechos de autor. 
  • El Art. 17.8 de la Directiva garantiza que el Art.  17 se aplique respetando el derecho a la libertad de expresión e información de los usuarios. No se puede exigir a los proveedores de servicios que impidan la carga y puesta a disposición del público de contenido que requeriría una evaluación independiente, para ser declarado ilegal. 
  • El Art. 17.9 establece que las restricciones establecidas en el Art. 17.4 no puede afectar a usos legítimos. Obliga al OCSSP a informar a sus usuarios, en sus condiciones generales de contratación, que pueden utilizar las obras, siempre que respeten los derechos de autor.
  • El Art. 17.9 exige garantías procesales, para proteger la libertad de expresión e información de los usuarios de servicios, si los proveedores de servicios bloquean contenidos lícitos. Los Estados Miembros deben garantizar que los usuarios tengan acceso a mecanismos extrajudiciales para resolver disputas de manera imparcial y a recursos judiciales eficientes. 

Además, el Art. 17.10 de la Directiva 2019/790 establece que debe tenerse en cuenta el necesario equilibrio entre los Derechos Fundamentales en juego.

Limitación de Derechos Fundamentales, con salvaguardas adecuadas

La Sentencia concluye que la obligación de los proveedores de servicios de revisar, antes de su difusión al público, los contenidos que los usuarios deseen subir a sus plataformas, establecida en el Art.  17.4 de la Directiva, ha sido acompañada de las salvaguardas adecuadas. 

El TJUE reconoce que las responsabilidades del Art. 17(4) son necesarias para proteger los derechos de propiedad intelectual; y no restrinjan desproporcionadamente la libertad de expresión e información de los usuarios de dichos servicios.

Los proveedores de servicios sólo son responsables de garantizar que cierto contenido no esté disponible, según el Art.  17, apartado 4, si los titulares de los derechos proporcionan información relevante y necesaria con respecto a ese contenido. Esto protege la libertad de expresión e información de los usuarios que utilizan lícitamente dichos servicios.

Obligación de los Estados Miembros de respetar los Derechos Fundamentales

Además, al transponer el Art.  17 de la Directiva 2019/790, los Estados Miembros deben permitir un justo equilibrio entre los Derechos Fundamentales protegidos por la Carta. Deben asegurarse de no actuar sobre la base de una interpretación que estaría en conflicto con esos derechos fundamentales.

En consecuencia de lo anterior, el Tribunal de Justicia desestima la Demanda de la República de Polonia.