Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 Abril 2023 (Activa Grillküche / EUIPO & Targa), sobre la divulgación de un diseño, anterior a su registro.
El Reglamento de Diseño Comunitario sólo permite el registro de un diseño, que sea novedoso y tenga carácter singular. Dice que un diseño no es novedoso, si antes de su presentación para ser registrado, se ha “divulgado” un diseño igual. Sin embargo, establece un “período de gracia”, para el que solicita el registro. Considera que no hay “divulgación” previa, si el diseño se ha puesto a disposición del público:
- Por el diseñador o su derechohabiente; y
- Durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
¿Qué sucede si el diseñador es distinto del que divulga el diseño y del solicitante del registro?
REGISTRO Y USO DEL MODELO DE UTILIDAD. REGISTRO DEL DISEÑO
En 2015, Guangzhou HUNGKAY registró un modelo de utilidad, en China, para una parrilla con la siguiente imagen:
HUGKAY había cedido a TARGA sus derechos sobre el modelo de utilidad para la UE, con efectos retroactivos: a partir del 7 de octubre de 2014.
En 2016, TARGA solicitó el siguiente diseño comunitario, idéntico a los dibujos del modelo de utilidad chino:
SOLICITUD DE NULIDAD
Activa Grillküche solicitó la nulidad del Modelo de Utilidad, alegando que el diseño comunitario registrado por Targa no tenía novedad y carácter singular, por la previa divulgación del modelo de utilidad chino.
La EUIPO rechazó la solicitud de nulidad. ACTIVA recurrió ante el Tribunal General.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
El Tribunal General ha estado de acuerdo con la EUIPO.
Hubo divulgación, durante el período de gracia de 12 meses
La Sentencia considera que el uso por HUNGKAY del modelo de utilidad chino cubría el “período de gracia”, era indiscutible que había habido «divulgación», durante el período de 12 meses anterior a la fecha de solicitud del diseño comunitario.
Dice que el Reglamento del Diseño Comunitario permite al creador (o su derechohabiente) comercializar un modelo, durante 12 meses, antes de solicitar su registro como Diseño UE. Así el creador (o su derechohabiente) puede comprobar, durante ese período, que el diseño es un éxito antes de su registro, sin que esa “divulgación” se utilice, para oponerse a su registro.
La pregunta es si TARGA podría ampararse en dicha divulgación hecha por HUNGKAY y alegarla en su favor, para estar protegido por el período de gracia de 12 meses establecido por el Reglamento.
Válida “divulgación” del diseño por un tercero, en base a un contrato
El Tribunal General respondió afirmativamente a esta cuestión.
La Sentencia se refiere al principio de libertad contractual en el Derecho de la UE. Las partes eran libres de transferir los derechos sobre el modelo de utilidad, también con efecto retroactivo, mientras no fuera contrario al Derecho de la Unión Europea ni se hubiera hecho en fraude de derechos de terceros.
Teniendo en cuenta los acuerdos, considera indiscutible que el contrato sólo pretendía proteger los intereses del diseñador y sus sucesores.
La válida “divulgación” en el período de gracia permite registrar el diseño
Según el Tribunal, la validez de los acuerdos entre HUNGKAY y TARGA estaba fuera de duda. HUNGKAY, la parte que registró el modelo de utilidad en China, podía ceder sus derechos a la parte que “divulgaba” el modelo, TARGA. En consecuencia, esa “divulgación” era válida y TARGA se podía amparar en la misma, para ampararse en el “período de gracia” establecido por el Reglamento del Diseño, y solicitar el registro del Diseño Comunitario.
BLOG DE SANTIAGO NADAL 