Los derechos de Propiedad Industrial, especialmente marcas y patentes, tienen una íntima conexión con el Derecho de la Competencia. Son derechos monopólicos, por definición: sólo titular puede usar el signo o el invento que tiene registrado; también puede impedir que cualquiera lo use. Son monopolios legales; en principio, no son contrarios a la libre competencia.
Sin embargo, un uso abusivo de esos monopolios legales sí puede ser contrario al Derecho de la Competencia, en la práctica. Así, los contratos de licencia de marca pueden ocultar una práctica contraria al derecho de la Competencia: acuerdos colusorios, como reparto de mercados, fijación de precios, prohibiciones de ventas … o abusos de posición de dominio, en ciertos casos.
CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA Y DERECHO DE COMPETENCIA
CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCA
Licencia de marca contra el Derecho de la Competencia
Como regla general, la Licencia de Marca no está prohibida por el Derecho de la Competencia.
Sin embargo, algunas licencias pueden ser contrarias a la libre competencia, si tienen por objeto o efecto restringir la competencia, según el texto del contrato o según sus efectos.
La STJCE 13 Julio 1966 (Grundig & Consten / Comisión) consideró que el reqistro de la marca y su posterior licencia eran elementos de una infracción del Derecho de la Competencia, consistente en la prohibición de importaciones paralelas.
Según la STPI 10 Julio 1990 (Tetra Pack / Comisión), la mera adquisición de una licencia por una empresa en posición dominante no es abusiva, por si misma; pero sus efectos sí pueden serlo; en el caso, la adquisición de la exclusiva tuvo el efecto de impedir el acceso de competidores al mercado.
¿Qué se puede prohibir en una licencia de marca?
En términos generales, un contrato de licencia de marca puede contener ciertas prohibiciones a una o ambas partes.
En principio, las licencias no exclusivas no son contrarias a la libre competencia, salvo si “esconden” cláusulas contrarias al Derecho de la Competencia. Son más “peligrosas” las licencias exclusivas, aunque se admite que tengan restricciones necesarias para la explotación comercial.
¿Prohibido y permitido?
Está permitido que el contrato de licencia prohíba al licenciante usar la marca sólo en ciertos casos, o sub-licenciarla, o explotar la tecnología subyacente a la marca licenciada. También se puede prohibir al licenciatario las ventas activas fuera de su territorio, usar otra marca distinta de la licenciada o sublicenciar.
En cambio, están prohibidas las cláusulas de reparto de clientela o de sector, las limitaciones cuantitativas (estableciendo un máximo de productos a fabricar o a vender), la fijación de precios, el “tie-in” (subordinación de la venta de un producto, con éxito en el mercado, a la compra de otro producto).
Regla de Minimis
No todos los contratos de licencia están sujetos a los raseros del Derecho de la Competencia. Se excluyen los contratos que no afectan al comercio intracomunitario, o son de poca importancia económica. Es la regla “de minimis non curat pretor” (el juez no se ocupa de los asuntos menores).
Están exentas las licencias en acuerdos horizontales, cuya cuota de mercado no supera el 10%; y en acuerdos verticales, cuya cuota de mercado no supera el 15%.
Acuerdos horizontales vs acuerdos verticales
Contratos horizontales. Licencias entre competidores
Las licencias entre competidores son un terreno peligroso.
Especialmente peligrosas son las licencias que forman parte de un acuerdo horizontal: entre empresas que están al mismo nivel en la cadena de producción y comercialización.
Las autoridades de la Competencia, europeas y españolas, van más allá de la letra del acuerdo. Porque la licencia exclusiva, en un acuerdo horizontal, puede ser un reparto de mercados; por ejemplo: licencias cruzadas, exclusión de proveedores, prohibiciones de exportar dentro de la UE, obligación de impedir importaciones paralelas …
En estos casos, es esencial valorar los efectos económicos en el mercado: ¿producen como efecto una disminución en la competencia? En general, son los acuerdos más vigilados.
Contratos verticales
Las autoridades de la Competencia son más “liberales” respecto de los contratos verticales: entre empresas a niveles distintos en la cadena de manufactura y venta.Estas licencias suelen incorporarse a contratos verticales más complejos: de distribución exclusiva, de franquicia …
Las licencias en contratos verticales están exentas de control, en Derecho de la Competencia, si la cuota de mercado del suministrador no excede el 30%. Aún así, tampoco estos contratos pueden contener restricciones a la competencia especialmente graves: fijar precios, repartir mercados …
Cláusulas clave
En todo tipo de contratos que incluyan licencias de marca, conviene repasar si existen algunas obligaciones / prohibiciones clave, para el respeto del Derecho de la Competencia. Así:
- Está permitido: prohibir ventas activas fuera del territorio, o controlar la calidad e ingredientes de los productos para los que se licencia la marca, u obligar a aplicar la marca licenciada tal como se la licencia o como está registrada, o prohibir sublicenciar la marca …
- En cambio, está prohibido fijar precios de venta.
- También puede ser contrario al Derecho de la Competencia: prohibir la impugnación de la marca, o prohibir al licenciatario competir o dirigirse a determinados clientes, o establecer límites máximos en las ventas (“restricciones cuantitativas”, o el “tie in” (subordinar la licencia de un producto a la licencia de otro), o fijar unos “royalties” excesivos y desproporcionados.
- Estas cláusulas pueden ser contrarias al Derecho de la Competencia, según los efectos que produzcan en el mercado; por ejemplo, podrían ser abusos de posición de dominio, si la empresa que las impone es dominante en el mercado.
LICENCIAS DE MARCAS INCLUIDAS EN CONTRATOS COMPLEJOS
Con frecuencia contratos complejos incluyen la licencia de uso de una marca.
Licencias de marcas cruzadas
Son habituales las licencias cruzadas de marcas (acuerdos de co-etiquetaje), en acuerdos de colaboración. Así, en contratos de creación o transferencia de I+D, o de fabricación conjunta o especialización, o de venta o distribución o promoción conjuntas, o de estandarización.
Estos tipos de contratos de colaboración (con licencia de marcas) suelen incluir pactos sobre uso de marcas conjuntas o de marcas de las demás partes. Estos contratos de coetiquetaje y uso de marcas colectivas son legales.
Se exceptúan los pactos que tengan efectos contrarios a la Competencia.
Así, puede que, detrás de un inocente acuerdo de colaboración, haya un cártel, para fijar / coordinar precios … o limitar la producción o las ventas o la innovación … o compartimentar el mercado … o repartirse los clientes … o intercambiar información. Incluso pueden “usarse” para establecer una posición de dominio conjunta o excluir a los competidores. Todos estos efectos son contrarios al derecho de la Competencia.
Licencia de marcas y transferencia de tecnología
La licencia de marca incluida en un contrato de transferencia de tecnología está sujeta al Reglamento de Contratos de Transferencia de Tecnología, si es accesoria a dicha transferencia de tecnología (por ejemplo, licencia de patente o de know-how) y tiene fines industriales.
Licencia de marcas en contratos de distribución
También suelen incluirse licencias de marcas en los contratos de distribución exclusiva o franquicia.
Estos acuerdos están “exentos” de muchos de los controles del Derecho de la Competencia por el Reglamento de Acuerdos Verticales. Éste considera admisibles, en los contratos de distribución (en su variantes): obligar al licenciante / distribuidor a respetar la exclusiva … prohibirle la competencia, durante la vigencia y después, si no excede de dos años … recomendar (pero no imponer) un precio máximo de venta (pero no un precio mínimo) … restringir las ventas activas fuera del territorio objeto de la concesión … restringir las ventas de componentes a terceros … y restringir las ventas, si es un contrato de distribución selectiva.
LICENCIAS DE MARCAS EN OTROS CONTRATOS
Existen otros contratos mercantiles, que incluyen tratamiento de derechos de marcas. Pero suelen estar fuera del ámbito del Derecho de la Competencia.
Así, los contratos de agencia están excluidos, si no esconden alguno de los contratos “sometidos a vigilancia”. Igualmente, queda excluida la subcontratación: el sub-contratatista es tratado como parte del titular, a efectos de Derecho de la Competencia.
Tampoco la cesión de marca plantea problemas de Derecho Competencia: si es genuina, se trata de la transferencia de un derecho a un tercero, por su titular, que se desvincula.
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