Interesante Sentencia de 19 Mayo 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (HEITEC AG / HEITECH Promotion GmbH), comentada por IP Planet. Se refiere al cálculo de la prescripción de acciones en materia de marcas y al llamado «período de tolerancia».
El ejercicio de las acciones de marcas, frente a registros contrarios a la Ley o usos ilícitos de otras marcas, se limita a cinco (5) años, por la normativa de la Unión Europea. A partir de los cinco años, la acción del titular ha prescrito. En Derecho de Marcas, ese período «incierto» se llama «período de tolerancia» del titular de la marca infringida.
La Sentencia del TJUE decide varias cuestiones, relativas al cálculo de ese período de «tolerancia», y su consecuencia: la prescripción de las acciones judiciales, en manos del titular de la marca, frente a los malos usos de terceros.
ACCIONES DEL TITULAR DE LA MARCA ANTERIOR «HEITEC»FRENTE AL TITULAR DE LA MARCA CONFUSORIA «HEITECH»
Registro de marca confusoria. Reclamación extrajudicial
HEITECH es titular de una marca con la palabra “HEITECH” y otra con las palabras “HEITECH Promotion”. HEITEC es titular de la Marca UE «HEITEC».
HEITEC tuvo conocimiento del registro por HEITECH de sus marcas con la palabra ‘HEITECH’ en 2008. En 2009, HEITEC requirió a HEITECH para que no usara su nombre comercial «HEITECH Promotion» ni sus marcas “HEITECH”, porque producían confusión. En el mismo año, HEITECH respondió proponiendo un acuerdo de convivencia; HEITEC lo rechazó.
Demanda judicial de nulidad contra la marca confusoria
En 2012, HEITEC inició un procedimiento judicial contra HEITECH.
- Alegó la infracción de su nombre comercial “HEITEC” y de su marca registrada “HEITEC”.
- Solicitó que HEITECH no usara las palabras “HEITEC” o “HEITEC Promotion” como nombre comercial ni como razón social; ni los colocara en sus productos, ni los comercializara ni publicitara con esos signos; ni usara el sitio web HEITECH-promotion.de.
En 2013, el Tribunal de Núremberg recibió la Demanda de HEITEC; pero no recibió los documentos originales. En 2014, el Tribunal solicitó a HEITEC la Demanda original y los documentos entregados en 2012. Se recibieron en 2014 y el Tribunal entregó copias de la Demanda de 2012 a los demandados.
Finalmente, en su Sentencia, el Tribunal rechazó la mayoría de las pretensiones de HEITEC. HEITEC apeló ante el Tribunal Regional.
¿Prescripción de la acción por tolerancia del titular?
El Tribunal Regional consideró que la acción de HEITEC había prescrito.
- HEITECH había usado sus signos durante más de cinco años y HEITEC lo había tolerado: lo conocía, pero no había tomado medidas para impedirlo.
- La Demanda judicial no había interrumpido el plazo de prescripción: se notificó a los demandados después de transcurridos cinco años desde el requerimiento previo de HEITEC.
HEITEC interpuso Recurso ante el Tribunal Supremo Federal.
El Tribunal Supremo Federal señala que su decisión depende de si había prescrito el período de cinco (5) años, para interponer la Demanda. Partió de la base de que HEITEC tenía conocimiento del uso por HEITECH de sus signos, desde la carta que recibió de HEITECH en 2009. A partir de ese momento, empieza a correr el período de prescripción.
- ¿Han transcurrido los cinco años de “tolerancia” en el uso, para que haya prescrito la acción?
- ¿Hasta qué fecha HEITEC toleró el uso de la Marca “HEITECH”?
Para decidir esas cuestiones, el Tribunal Supremo Federal se plantea:
- Si ha habido tolerancia de HEITEC, a pesar de que envió un requerimiento de cese en el uso; o si era necesario interponer una acción, ante una autoridad administrativa o un tribunal.
- Si la tolerancia / prescripción se interrumpe, desde la fecha en que se presentó la Demanda o desde la fecha en que el demandado la recibió.
- Si la notificación se retrasó, ¿es relevante si ese retraso se debe al titular de la marca?
Cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal Supremo Federal planteó las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
¿Puede excluirse la tolerancia solo por una acción administrativa o judicial, o también por otras conductas?
¿El envío de una carta de advertencia, en que el titular del signo anterior exige al titular del signo posterior que se abstenga de usarlo y pague una multa en caso de infracción, excluye la tolerancia?
¿Qué es decisivo para calcular el periodo de tolerancia? ¿La presentación de la Demanda ante el Tribunal o su recepción por el demandado?
¿Es importante que la recepción por el demandado se demore más allá del plazo de prescripción por culpa del titular de la marca anterior?
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
En su Sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión europea responde:
- Una carta de advertencia, en que el titular de una marca se opone al uso de otra marca, sin iniciar acciones judiciales, no interrumpe el plazo de prescripción.
- Sólo el ejercicio de acciones judiciales o administrativas interrumpe el período de prescripción / la tolerancia, ante el uso ilícito de marca.
- El titular de una marca no interrumpe el plazo de prescripción, por el mero hecho de presentar una acción judicial antes de la fecha de expiración del plazo de prescripción, si la Demanda no reúne todos los requisitos legales para su notificación al demandado.
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